김·장 법률사무소 지식재산권 그룹은 국내외 유수 기업들을 대리해 오면서 다양한 산업·기술 분야에 대해 풍부한 업무 경험과 노하우를 축적해 오고 있습니다. 특히 최근 지식재산권을 둘러싸고 여러 국가에서 동시 다발적으로 소송이 진행되는 대규모 글로벌 지식재산권 분쟁이 증가하는 추세입니다. 저희 그룹의 변호사들은 이러한 글로벌 지식재산권 소송을 성공적이고 효과적으로 수행해 오면서 국내뿐만 아니라 미국, 유럽, 일본, 중국 및 대만 등에 소재한 다국적 기업들에 의해 매우 높은 평가를 받고 있습니다.

저희 그룹이 수행한 주요 업무는 다음과 같습니다.

특허

• Apple을 대리하여, 삼성전자가 user-interface 관련 복수의 특허권에 기하여 Apple의 iPhone과 iPad 제품을 상대로 제기한 침해소송을 성공적으로 전부 기각시킨 사례 
• 제약분야 특허침해소송에서 Astellas Pharma Inc.을 대리하여 특허존속기간이 연장된 특허권의 효력범위에 관한 판단기준을 밝힌 최초의 대법원 판결을 이끌어낸 사례
• 블라인드 차양에 관한 복수의 특허 무효심판에서 선행발명의 주요 기술구성을 배제한 채 다른 선행발명과 결합하는 것으로는 특허의 진보성을 부정할 수 없다는 취지의 특허법원 및 대법원 승소판결을 받아 특허를 지켜내고, 특허침해소송에서 당사자 간 화해를 이끌어 낸 사례
• Pfizer를 대리하여, 금연 보조제인 챔픽스 특허에 대해 20여개 제네릭 회사들이 제기한 권리범위확인심판에서 챔픽스와 염 형태가 다른 제네릭 제품들이 연장된 특허기간에도 챔픽스 특허의 권리범위에 속한다는 특허법원 판결을 받아 승소한 사례 
• Genentech를 대리하여 초기 유방암 치료를 위한 퍼제타, 허셉틴 및 화학요법제의 조합물에 관한 특허출원 거절결정불복사건에서 승소한 사례로, 특허법원은 임상시험 계획만이 기재된 ClinicalTrials.gov 웹사이트 상의 문서로부터 Genentech 특허출원발명의 신규성 및 진보성이 부정되지 않는다고 판단하고 특허심판원의 심결을 취소함
• 메디톡스와 대웅제약 간 영업비밀침해가 문제된 미국 ITC 사건에서 메디톡스를 대리하여 승소한 사례
• 다국적 IT 기업을 대리하여, 한국 NPE 특허의 일부 유효 심결에 대한 취소소송에서 변론 과정 중에 파악된 특허법원 재판부 반응을 면밀히 분석함으로써 변론종결 후 추가 선행문헌과 서면을 제출하면서 전략적으로 변론재개를 신청해 결국 모든 청구항을 무효로 판단 받은 사례
• 글로벌 조명기기 제조업체를 대리하여 특허법원의 무효심결 취소소송에서 특허발명과 선행기술이 기술적 해결 과제 면에서 핵심적 차이가 있음을 명확히 제시함으로써 특허심판원의 심결을 뒤집고 승소하여 특허 유효가 최종 확정된 성공적 방어 사례
• 글로벌 시장에서 빠르게 성장하고 있는 국내 의료용 3D 스캐너 업체를 대리하여 대형 해외 경쟁사의 독일특허침해소송에서 탄탄한 비침해 및 무효 논리 개발을 통해 성공적으로 방어한 사례
• 글로벌 제약사 특허권자를 대리하여 녹내장 치료제 제품 특허에 대해 제기된 무효심판에서 과거 한국 특허소송에서 거의 다루어진 적이 없어 판례나 실무가 명확하지 않았던 우선권의 적법성 이슈를 성공적으로 방어하여 특허 유효 판단을 받은 사례
• 미국 반도체 장비 생산업체를 대리하여 관련 특허에 대한 취소신청에서 고객과의 심층 논의를 통해 실질적인 자료 제출 등 효과적인 해결방안을 도출해 냄으로써, 엄격한 특허성 기준을 갖고 있던 심판관을 설득하여 신청 기각을 성공적으로 이끌어 낸 사례 
• 특허권자를 대리하여 자동차 창유리 특허에 대한 특허취소신청 사건에서 특허발명의 기술적 의의 및 선행기술로부터 예측하지 못한 효과를 설득력 있게 설명함으로써, 특허취소신청인의 주장을 성공적으로 방어하고 유리한 특허심판원 결정을 받아 특허를 지켜낸 사례
• 최초 특허심판원에서의 무효심결(타소대리) 후, 특허법원의 심결취소소송 단계에서 수임하여 유효로 결론을 뒤집은 후 대법원의 지지를 받았으며, 이후 심판원으로 환송된 상태에서 상대방이 새로운 무효증거로 새롭게 무효주장을 하였으나 기속력 규정을 적극 활용하여 특허심판원과 특허법원 및 대법원에서 특허의 유효성을 재차 확인 받은 사례로서, 선행문헌의 개시 내용을 그 핵심적 기술 구성의 의미를 잃게 하는 내용으로 잘못 파악함으로써 변경을 통해 본 건 특허의 진보성을 부정하거나, 부정적 교시를 개시한 선행문헌으로부터 본 건 특허의 진보성을 부정하는 것은 사후적 고찰이라는 점을 적극적으로 주장하여 인정받은 사안
• 의약품 특허의 존속기간 연장등록 출원에서 외국임상시험에 소요된 기간을 연장가능 기간으로 인정하지 않던 기존 특허청 실무와 달리, 외국임상시험 기간을 존속기간 연장기간으로부터 제외할 근거가 없다고 판단한 최초의 사례
• 선택발명에 대한 무효심판 사건의 대법원 단계에서 김장법률사무소가 특허권자인 BMS를 대리하여 사건을 수임하여 하급심의 판단을 뒤집고 선택발명의 진보성 판단법리에 관한 대법원의 새로운 기준을 이끌어내어 특허가 유효라는 판단을 받아낸 사례
• 다스코가 덕신하우징의 건축용 부품에 대한 특허를 침해했다는 대법원 판결 이후에도, 특허를 무효시키고 특허법원에서 다스코를 성공적으로 대리한 사례
• 특허침해금지가처분 인용결정이 이미 내려진 급박한 상황에서 채무자를 대리하여 가처분 이의신청 및 강제집행 효력정지 신청을 한 후, 이에 따라 법원의 강제집행 효력정지 결정이 내려지고, 이어서 신청인이 스스로 가처분을 취하까지 함으로써 가처분 인용결정을 성공적으로 방어한 매우 드문 사례
• 특허 등록 과정에서 '프로드럭'이라는 용어가 청구항에서 삭제되었음에도 불구하고 제네릭사의 프로드럭 에스테르가 아스트라제네카의 포시가 물질특허의 권리범위에 속한다는 특허법원 판결을 이끌어낸 사례로 국내 최초의 프로드럭 침해 관련 판결
• Pfizer/Wyeth를 대리하여, SK 바이오사이언스가 폐렴구균 백신 완제품과 그 구성성분인 13개 개별접합체 원액을 제조하여 해외에 수출한 행위가 특허침해에 해당한다는 1심 판결을 받은 사례

상표·디자인·부정경쟁

• 서울연인 단팥빵 사건에서 매장의 ‘trade dress’에 대하여 대법원으로부터 부정경쟁행위금지 및 손해배상 인정 판결을 최초로 이끌어낸 사례
• Hermès를 대리하여 유명 핸드백의 '형태'를 모방하고 본인의 도안만 부가하여 판매한 행위는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (카)목의 부정경쟁행위에 해당한다는 대법원 판결을 이끌어 내어 향후 패션 산업에서 권리자 보호를 위한 선례를 남긴 사례
• Chanel의 클래식, 2.55 가방 제품들의 국내 주지성을 인정 받아 제품 외관이 부정경쟁방지법상 보호 대상이라는 결론을 법원에서 최초로 이끌어 낸 사례
• Hermès를 대리하여 유명 핸드백의 모방품 제조 방법을 가르치는 행위 역시 소비자의 혼동을 야기하는 부정경쟁행위에 해당한다는 최초의 판례를 이끌어낸 사례
• 팔도를 대리하여 한국 기업의 브랜드로는 최초로 "Доширак" ('도시락'의 키릴어 표기)가 러시아에서 저명상표로 등록 받을 수 있다는 러시아 지식재산권 법원 및 연방대법원의 판결을 이끌어 낸 사례 
• 이태리 패션회사 Alverio Martini의 지도패턴 및 "1A Classe" 상표가 수요자 사이에 출처 표시로 널리 알려진 사실 및 이들 표장이 모두 "프리마클라세"로 호칭된다는 구체적 사용 실태를 성공적으로 입증하여 제3자가 부정한 목적으로 출원하여 등록받은 "Prima Classe" 상표를 무효시킨 사례. 
• 삼색 줄무늬로 구성된 위치상표에 대해 한국 내에서 사용에 의한 식별력을 취득하였음을 입증하여 출처표시기능을 보유한 특징적인 디자인 요소를 상표로서 보호하게 된 사례
• Hanesbrands를 대리하여 국내 의류 회사가 30년 가까이 등록을 보유하고 있던 Champion 및 C logo상표를 등록상표의 부정사용을 이유로 하여 성공적으로 취소시킨 사례. 등록상표의 색채 만을 변형 사용한 경우에도 부정사용 취소의 대상이 될 수 있음을 최초로 인정한 사례.
• 특허법원에서 말풍선 모양의 형상의 로고가 그 자체로 식별력이 있다고 인정받음으로써 고객이 해당 상표에 대한 국내 독점권을 성공적으로 획득한 사례
• 유명 아이돌 그룹의 매니저가 그룹 이름을 무단으로 상표 등록하고 이를 근거로 아이돌 그룹 활동에 대해 권리행사를 꾀한 사안에서, 해당 상표등록을 무효시킴으로써 아이돌 그룹 활동에 대한 구 매니저의 권리 행사를 근본적으로 차단한 사례 
• 독일의 신발 제조 회사를 대리하여 가방에 등록된 제3자의 모방상표에 대한 무효심판에서 제3자 상표는 잘 알려진 독일 회사의 브랜드를 모방하여 부정한 목적으로 출원·등록되었다는 특허심판원, 특허법원, 대법원의 판단을 이끌어 낸 사례
• 글로벌 제약사의 상표가 연상되는 제3자의 상표를 성공적으로 무효시킴으로써, 고객의 상표와 유사하거나 연상시키는 상표의 등록 및 사용이 빈번한 화장품 업계에서 고객의 상표권을 보호한 사례 
• 식별력이 인정되지 않아 거절된 고객의 소리상표에 대하여 사용에 의한 식별력을 주장, 입증하여 성공적으로 등록시킨 사례 
• 특허청이 기본디자인과 유사하지 않다는 이유로 거절한 관련디자인에 대한 거절결정을 심판을 통해서 취소시킴으로써 농업용 기계의 본체에 다양한 외부 부속품이 결합된 디자인을 관련디자인으로 인정받아 기본디자인의 보호 범위를 성공적으로 확장시킨 사례
• 음료에 대해 주지성을 획득한 고객의 용기 디자인을 그대로 모방하여 화장품의 포장지에 사용한 업자들에게 경고장을 보내 문제의 화장품 포장의 사용을 중단시키거나 변경하도록 하여 고객의 용기 디자인에 대한 권리를 보호한 사례
• 피고의 NOVAK 표시 사용에 대한 원고의 상표권 침해주장에 대하여, 피고를 대리하여 피고의 NOVAK 표시가 출처표시로서 사용된 것이 아니라고 주장하여 성공적으로 방어한 사례
• 고객의 명품 주얼리 디자인을 모방하여 판매하는 침해자가 해당 디자인에 대한 고객의 등록 상표에 대하여 제기한 소극적 권리범위확인심판 사건에서, 고객의 주얼리 디자인이 단순한 디자인에만 해당하는 것이 아니라 특정인의 출처를 표시하는 상표로서의 기능을 수행한다는 판결을 이끌어낸 사례  
• 고객의 유명한 상표의 약칭형을 포함한 모방한 상표를 무효시킨 첫 사례
• 명품 회사인 고객의 저명한 로고 상표를 모방한 등록디자인에 관하여, 고객 로고 상표와의 유사성 및 혼동가능성을 인정받아 성공적으로 무효 심결을 이끌어 낸 사례
• 씨제이 주식회사의 상호상표인 CJ를 포함하며 이를 돋보이게 사용하고 있었던 씨제이프로텍의 사용표장들에 대하여 그 사용을 중지시키고 씨제이 주식회사의 상표권을 보호한 사례
• 루이비통의 네오노에 가방 형태를 모방한 제품에 대해 성공적으로 침해금지 및 손해배상을 인정받음으로써 루이비통의 지식재산권을 보호한 사례   
• 등록디자인의 권리자가 글로벌 식음료기업인 고객이 제조, 판매한 텀블러에 대해 디자인권 침해를 주장하면서 침해금지가처분신청.디자인권자가 유사하다고 주장하는 특징이 등록디자인의 출원 전에 있었던 선행 디자인을 통해 이미 공지된 것에 불과하고 그 외의 특징은 차이가 있다는 점을 디자인권 법리와 함께 지적하였고 법원도 이에 동의하여 가처분신청기각결정 받은 사례
• 고객의 LED 레일조명등 디자인을 보고 변형한 모방 디자인에 대하여 적극적 권리범위확인심판을 청구하여 인용 심결을 끌어냄으로써, 디자인 모방이 만연한 조명업계에서 고객의 조명 디자인의 독창성과 넓은 보호범위를 인정받을 수 있었고, 현재는 물론 앞으로의 모방품 등장에 대해서도 적극적인 침해 주장이 가능할 수 있게 된 최초의 판단이 된 사례
• Patagonia, Inc.의 ‘Patagonia’ 상표와 유사한 상표를 성공적으로 무효시킴으로써, 패러디 상표 등 모방상표 발생이 잦은 패션 업계에서 오리지널 패션 브랜드 명칭에 대한 상표권을 보호한 사례
• DB 그룹의 저명한 명칭이자 선등록상표인 DB를 그대로 포함하여 구성된 대봉엘에스의 후등록상표 5건에 대해 등록무효를 청구한 사건에서, 특허법원은 그 주요 부분이 DB로서 서로 공통되므로 수요자들로 하여금 그 출처를 오인하게 할 우려가 있음을 이유로 등록무효로 판결하였고 그대로 확정됨. 이 판결에 따라, 추후 DB그룹의 명칭을 모방하여 DB라는 문자를 포함한 상표를 사용하는 경우 상표권 등의 침해를 이유로 이를 적극적으로 제지할 수 있는 밑거름이 된 사례
• Black Sapphire, Sweet Sapphire가 품종명칭이 아닌 출처표시라는 점을 여러 증거들을 통해 효과적으로 주장, 증명하여 고객의 상표가 식별력 결여로 거절되는 것을 방지한 사례
• 상표권자인 코스메틱 업체를 대리하여 상표권 사용계약에 따른 로열티 누락 및 상표권 사용계약 종료 후 제품 사칭에 따른 부정경쟁행위를 주장하여 승소한 사례