金・張法律事務所の知的財産権グループは、国内外有数の企業を代理しながら、多様な産業・技術分野に対して豊富な業務経験とノウハウを蓄積してきました。特に、近年、知的財産権を巡って複数の国で同時多発的に訴訟が進められる大規模なグローバル知的財産権紛争が増加する趨勢にあります。当所グループの弁護士らは、このようなグローバル知的財産権訴訟を成功裏かつ効果的に行いながら、国内だけでなく、米国、ヨーロッパ、日本、中国及び台湾などに所在する多国籍企業により非常に高い評価を受けています。

当所グループが行っている主要業務は、次のとおりです。

特許

• Appleを代理して、サムスン電子がuser-interface関連の複数の特許権に基づいてAppleのiPhoneとiPad製品を相手取って提起した侵害訴訟を成功裏に全て棄却させた事例

• 製薬分野の特許侵害訴訟において、Astellas Pharma Inc.を代理して、特許存続期間が延長された特許権の効力範囲に関する判断基準を明らかにした最初の大法院判決を導き出した事例

• ブラインド日よけに関する複数の特許無効審判で先行発明の主要技術構成を排除したまま他の先行発明と結合することでは特許の進歩性を否定できないという趣旨の特許法院及び大法院勝訴判決を受けて特許を守り、特許侵害訴訟で当事者間の和解を導き出した事例。

• Pfizerを代理し、禁煙補助剤である Champix特許に対して20社以上のジェネリック企業が提起した権利範囲確認審判で、 Champixと塩形態が異なるジェネリック製品が延長された特許期間にも Champix特許の権利範囲に属するとした特許法院の判決を受け勝訴した事例。

• Genentechを代理し初期乳がん治療のためのPerjeta、Herceptin及び化学療法剤の調合物に関する特許出願拒絶決定を不服とした事件で勝訴した事例で、特許法院は臨床試験計画のみが記載されたClinicalTrials.govウェブサイト上の文書からGenentech特許出願発明の新規性及び進歩性が否定されないと判断し特許審判院の審決を取消した事例。

• Medytoxと大熊製薬間で営業秘密の侵害が問題になったアメリカITC事件において、Medytoxを代理し勝訴した事例。

• 多国籍IT企業を代理し、韓国NPE特許の一部有効審決に対する取消訴訟において、弁論過程で把握した特許法院の裁判部の反応を綿密に分析することにより、弁論終結後に追加先行文献と書面を提出して戦略的に弁論再開を申請し、結局全ての請求項において無効の判断を受けた事例。

• グローバル照明機器メーカーを代理して特許法院の無効審決取消訴訟で特許発明と先行技術が技術的解決課題の面で核心的な差があることを明確に提示することにより、特許審判院の審決を覆して勝訴し、特許有効が最終確定した防御成功事例。

• Novartis AGを代理して医薬特許の延長された特許権の効力範囲に関してジェネリック社が新しく試みた回避戦略を防いだ成功例。ジェネリック社は延長された特許権の効力範囲が延長の基礎になった最初の許可製品の効能効果にのみ限定されると主張して権利範囲確認審判を請求したが、延長された特許権の効力範囲は最初の効能効果を越えて対象疾病ないし薬効として広く解釈されるという特許審判院の審決を引き出した。

• グローバル市場で早い成長を遂げている国内医療用3Dスキャナ企業を代理して大型海外競合企業のドイツ特許侵害訴訟で非侵害および無効論理を考え出し防御に成功した事例。

• グローバル製薬会社の特許権者を代理し緑内障治療剤製品特許に対して提起された無効審判で、それ以前には韓国特許訴訟でほとんど扱われたことがなく判例や実務が明確でなかった優先権の適法性イシューの防御に成功し、特許有効判断を受けた事例。

• アメリカの半導体装備生産企業を代理した関連特許に対する取消申請で、実質的な資料提出など効果的な解決方案を導き出し、厳格な特許性基準を持っていた審判官を説得して申請棄却を引き出した事例。

• 特許権者を代理した自動車の窓ガラスの特許に対する特許取消申請事件で、特許発明の技術的意義および先行技術から予測することができなかった効果を裏打ちされた論理で説明し、特許取消申請人の主張を防御して有利な特許審判院の決定を受け、特許を守った事例。

• 特許審判院での無効審決(他所代理)後、特許法院の審決取消訴訟段階から弊所が代理し有効に結論を覆した後、審判院に差戻された状態で相手側が提示した新たな無効証拠に対して、羈束力規定を積極的に活用し、特許審判院と特許法院および大法院で特許の有効性の確認を再度受けた事例。先行文献の内容を誤って把握したもので、変更を通して本件特許の進歩性を否定し、また否定的教示を開示した先行文献から本件特許の進歩性を否定することは事後の考察だという点を積極的に主張したことが認められた事案。

• 医薬品特許の存続期間延長登録出願で外国臨床試験に必要とされた期間を延長可能期間と認めなかった既存の特許庁実務とは異なり、外国臨床試験期間を存続期間延長期間から除外する根拠がないと判断した最初の事例。

• 選択発明に対する無効審判事件の大法院段階から弊所が特許権者であるBMSを代理して事件を担当し、下級審の判断を覆し選択発明の進歩性判断法理に関する大法院の新しい基準を引き出し特許が有効との判断を勝ち取った事例。

• DASCOがドクシンハウジングの建築用部品に対する特許を侵害したとする大法院判決の後で、弊所は本特許を無効にさせ、 特許法院でDASCO を代理し成功を収めた事例。

• 特許侵害差止め仮処分認容決定がすでに下された切迫した状況で債務者を代理して仮処分異議申立および強制執行効力停止申請をした後、これにより、法院の強制執行効力停止決定が下され、これに続き申請人が自ら仮処分を取り下げたことで仮処分認容決定の防御に成功した非常に珍しい事例。

• 特許登録過程で、「プロドラッグ」という用語が請求項から削除されたにもかかわらずジェネリック社の「プロドラッグエステール」がアストラゼネカの「Forxiga」の物質特許の権利範囲に属するとの特許法院判決を引き出した事例で、国内最初のプロドラッグ侵害関連判決。

• Pfizer/Wyethを代理し、相手方のSKバイオサイエンスが肺炎球菌ワクチンの完成品とその構成成分である13個の個別結合体の原液を製造し海外に輸出した行為が、特許侵害に該当する旨の1審判決を受けることができた事例。

• グローバル製薬会社を代理し、グローバル製薬会社のブロックバスター糖尿病治療剤に関する3件の剤形特許に対してジェネリック社が提起した無効審判において3件の特許の有効性がいずれも認められただけでなく、訂正の適法性の判断基準に関する新たな法理を引き出し、無効審判の防御に成功した事例。

• RaQualia及びHK inno.Nを代理し、K-CAB錠に関する物質特許の延長された特許権の効力範囲を争う消極的権利範囲確認審判において特許審判院で請求を棄却させ、特許権を防御した事例。

• 半導体素材企業を代理し、AIを用いた測定工程に関する米国特許出願において3回に及ぶ特許適格性(U.S.C. 101)の拒絶理由通知を解消して特許登録に導いた事例。USPTOガイドラインにおける「抽象的アイデアを引用しない」という例示に該当すると主張して拒絶理由を解消。

• ブロックバスター眼科疾患治療剤に関するオリジナル社の特許に基づき、韓国の主なバイオシミラー企業を相手方として仮処分決定を獲得し、既に市販及び処方されていた特許侵害製品を市場から排除した事例。

• mPLUSを代理し、二次電池用電極板製造装置に関する特許について特許法院の無効判断を覆し、特許の進歩性が否定されないとする大法院の破棄差戻し判決を得た事例。

• Novartis AGを代理し、エクセロンに関する特許侵害と、特許法第128条第4項に基づく計約120億ウォン及びそれに対する遅延利子が損害賠償額として認められた事例。

商標・デザイン・不正競争

• ソウルの恋人あんぱん事件で、売り場の「trade dress」に対して大法院から不正競争行為差止及び損害賠償認定判決を初めて導き出した事例

• エルメスを代理して有名ハンドバッグの「形態」を模倣して本人の図案のみを付加して販売した行為は不正競争防止法第2条第1号(ル)目の不正競争行為に該当するとの大法院判決を引き出し、その後のファッション産業において権利者保護のための先例を残した事例。

• シャネルのクラシック、2.55カバン製品の国内周知性が認められ製品の外観が不正競争防止法上の保護対象という結論を法院で最初に引き出した事例。

• エルメスを代理して有名ハンドバッグの模倣品製造方法を教える行為も消費者の混同を引き起こす不正競争行為に該当するという最初の判例を引き出した事例。

• パルドを代理して韓国企業のブランドでは初めて"Доширак" (「弁当」という意味のキリル文字表記)がロシアで著名商標として登録を受けることができるというロシア知識財産権法院および連邦大法院の判決を引き出した事例。

• イタリアのファッションメーカー「Alverio Martini」の地図のパターンおよび「1A Classe」商標が需要者間で出処表示として広く知られている事実およびこれら標章が全て「プリマクラッセ」と呼称されるという具体的使用実態を立証し、第三者が不正な目的で出願して登録を受けた「Prima Classe」商標を無効にさせた事例。

• 3本の直線で構成された位置商標に関して韓国国内での使用による識別力を取得したことを立証し出処表示機能を保有した特徴的なデザイン要素を商標として保護することになった事例。

• ヘインズブランズを代理し、国内衣類企業が30年近く登録を保有していたChampionおよびC logo商標を登録商標の不正使用を理由にして取消を成功させた事例。登録商標の色彩のみを変形使用した場合も不正使用取消の対象になり得ることを最初に認めた事例。

• 特許法院で吹き出し形状のロゴがそれ自体で識別力があると認められることにより、クライアントが該当商標に対する国内独占権の取得に成功した事例。

• 有名アイドルグループのマネージャーがグループの名前を無断に商標登録してこれを根拠にアイドルグループの活動に対して権利行使を企てた事案で、該当商標登録を無効とさせることによりアイドルグループの活動に対する旧マネジャーの権利行使を根本的に遮断した事例。

• ドイツの靴製造企業を代理してカバンに登録された第三者の模倣商標に対する無効審判で、第三者商標は良く知られたドイツの企業のブランドを模倣して不正な目的で出願・登録されたという特許審判院、特許法院、大法院の判断を引き出した事例。

• グローバル製薬企業の商標が連想される第三者の商標を無効にさせたことにより、クライアントの商標と類似、若しくは連想させる商標の登録および使用が頻繁な化粧品業界でクライアントの商標権を保護した事例。

• 識別力が認められず拒絶されたクライアントの音商標に対して、使用による識別力を主張、立証し、登録に成功した事例。

• 特許庁が基本デザインと類似しないとの理由で拒絶した関連デザインに対する拒絶決定を審判を通じて取消させることにより、農業用機械の本体に多様な外部付属品が結合したデザインが関連デザインとして認められ、基本デザインの保護範囲の拡張に成功した事例。

• 飲料に対して周知性を獲得したクライアントの容器デザインをそのまま模倣して化粧品の包装紙に使用した業者に警告状を送り、問題の化粧品包装の使用を中断させる、若しくは変更させるようにしてクライアントの容器デザインに対する権利を保護した事例。

• 被告のNOVAK表示使用に対する原告の商標権侵害主張に対し、被告を代理して被告のNOVAK表示は出処表示として使われたのではないと主張し、防御に成功した事例。

• 有名ブランドのジュエリーデザインを模倣して販売する侵害者が該当デザインに関する登録商標に対し提起した消極的権利範囲確認審判事件で、ジュエリーデザインが単純なデザインにのみ該当するのではなく特定人の出処を表示する商標としての機能を遂行するとの判決を引き出した事例。

• 著名な商標の略称を含む模倣商標を無効にさせた初めての事例。

• 有名ブランドの著名なロゴ商標を模倣した登録デザインに関し、ロゴ。商標との類似性および混同の可能性が認められ、無効審決を引き出すことに成功した事例。

• CJ株式会社の商号であるCJを含み、これを目立たせて使用していた株式会社CJプロテックの使用標章に対して、その使用を中止させ、CJ株式会社の商標権を保護した事例。

• ルイ·ヴィトンのネオノエかばん形態を模倣した製品に対して侵害差止および損害賠償が認められ、ルイ·ヴィトンの知的財産権を保護した事例。

• グローバルに飲食業を展開しているクライアントが製造、販売したタンブラーに対してデザイン権侵害を主張して侵害差止仮処分の申立をした事案。 デザイン権者が類似と主張する特徴は登録デザインの出願前にあった先行デザインによりすでに公知となっていたものに過ぎず、その他の特徴には差異があるという点をデザイン権の法理と共に指摘し、法院もこれに同意して仮処分申請棄却決定を下した事例。

• クライアントのLEDレールライトのデザインを変形させた模倣デザインに対して積極的権利範囲確認審判を請求し、認容審決に導くことができた事例。デザイン模倣が蔓延する照明業界でクライアントの照明デザインの独創性と広い保護範囲が認められ、現在はもちろん将来の模倣品登場に対しても積極的な侵害主張が可能になった最初の判断事例。

• Patagonia社の「Patagonia」商標と類似した商標を無効にすることにより、パロディー商標など模倣商標が頻繁に発生するファッション業界でオリジナルファッションブランド名称についての商標権を保護することができた事例。

• DBグループの著名な名称で、先登録商標であるDBをそのまま含んで成されたデボンLSの後登録商標5件に対して登録無効を請求した事件で、特許法院は、その主要部分がDBとして互いに共通しているため、消費者にその出所を誤認させるおそれがあることを理由に登録無効の判決を下し、確定した。この判決により今後DBグループの名称を模倣してDBという文字を含む商標を使用する場合、商標権等の侵害を理由にこれを積極的に制止できる土台となった事例。

• 「Black Sapphire」及び「Sweet Sapphire」が品種名称ではなく出所表示であることを様々な証拠により効果的に主張・証明し、クライアントの商標が識別力の欠如によって拒絶されることを防止することができた事例。

• 商標権者であるコスメチック企業を代理し、商標権使用契約に基づくロイヤリティーの欠如、及び、商標権使用契約満了後の製品詐称による相手方の不正競争行為を主張し、勝訴することができた事例。

• 同一構成の「곰표(コムピョ)」を商標として、大韓製粉は小麦粉商品について、相手方は麺商品について、それぞれ商標登録を保有していたところ、大韓製粉の当該商標を使用した商品が特有のデザインやコンセプト(字体、熊の図形、色彩の組合わせ)によって韓国国内で人気を博すことになった後、相手方がこれに便乗するためにデザインやコンセプトを模倣して使用し、こうした相手方の使用が不正使用であることを立証して相手方の商標を取り消した事例。

• 神経外科医師の登録サービスマークに対する歯医者の商標の侵害訴訟において、医療業に対する歯科業の包含性及びサービス業の類似性を認め、長期間にわたる故意侵害により懲罰的損害賠償が認められた事例。

• 米国の「Rumble Roller」というフォームローラー製品を数年間韓国に輸入し流通させてきた国内企業が、第三者が遅れて取得した「Rumble Roller」商標権の専用使用権者として登録を受けた後、米国製品を共に輸入し流通させてきた他の国内企業を相手取り、商標権侵害を理由とする仮処分を申し立てた事案。

• 有名アイスクリーム製品「メロナ」の包装が韓国国内で広く認識された商品標識に該当することを立証し、これに類似する模倣包装の使用を差し止めることで、ブランド資産を効果的に保護した事例。

• HPEの「Element」ロゴ商標について、10年の努力の結果、使用による識別力の取得が認められた事例。

• グローバル穀物ブランド「KAMUT」の商標権者を代理し、「KAMUT」が普通名称に該当するという主張を排斥し、特許審判における権利範囲確認審判及び無効審判の双方で勝訴した事例。

• Gilead SciencesのB型肝炎治療剤「べムリディ(Vemlidy)」の商標を模倣した韓国国内ジェネリック製薬会社3社の商標登録を無効にし、製薬業界におけるオリジナル医薬品の商標権保護についての意味のある先例を得た事例。