대법원은 2022. 1. 13. 2019후12094 사건의 판결(이하 “본 판결”)을 통해 수치한정 발명의 진보성 판단은 선행문헌에 나타난 일부 기재만이 아니라 통상의 기술자가 선행문헌 전체에 의하여 합리적으로 인식할 수 있는 사항을 기초로 이루어져야 한다고 판시하였습니다.

종래 대법원 판례는, 수치한정 발명의 진보성이 인정되기 위해서는 수치한정 발명에서 한정한 수치 범위 내외에서 이질적이거나 현저한 효과의 차이가 생겨야 한다고 보았습니다. 특히 선행발명과 과제가 공통되고 수치한정의 유무에서만 차이가 있는 경우, 수치한정 발명에 한정된 수치를 채용함에 따른 현저한 효과 등이 기재되어 있지 않다면 특별한 사정이 없는 한 현저한 효과가 생긴다고 보기 어렵다고 하였습니다. 그에 따라 종래에는 수치한정 발명의 진보성을 판단함에 있어, 선행발명의 전체 내용을 고려하기 보다는 한정된 수치 범위 내외에서 현저한 효과의 차이가 있는지를 주된 판단기준으로 심리 및 검토하는 경향이 있었습니다. 이번 판결은 이러한 종래의 심리 경향과는 다른 판단 기준을 제시하고 있다는 점에서 실무적인 의의가 있습니다.

본 판결에서 문제된 출원발명은 ‘철 합금 시트’의 처리 방법에 관한 것으로, ‘철 합금 시트’ 표면에 존재하는 산화물을 제거하여 코팅의 접착성을 높이는데 사용되는 ‘용융 산화물 욕’의 점도 및 ‘용융 산화물 욕’에 포함된 Li₂O의 함량 비율에 관한 발명입니다.

‘용융 산화물 욕(浴)’ 점도의 수치 범위

그 중 ‘용융 산화물 욕’의 점도에 관하여 출원발명은 점도를 0.003~3 poise로 한다고 그 수치를 한정하고 있는데, 이미 ‘용융 산화물 욕’의 점도를 ‘100 poise를 초과하지 않는’ 범위로 한정한 선행발명이 존재하고 있어, 출원발명에서 한정한 점도의 범위가 선행발명에 포함되는지 여부가 다투어 졌습니다. 

원심은 출원발명의 진보성을 판단함에 있어, 출원발명에서의 욕 점도는 선행발명에서의 욕 점도와 그 수치 범위가 중복되고, 출원발명과 같이 욕의 점도를 한정한 경우 시트 표면의 산화물 부착량이 어느 정도인지를 입증할 객관적인 자료가 없다는 점 등을 근거로 출원발명에서의 욕 점도 수치범위에는 임계적 의의가 없고, 통상의 기술자가 선행발명으로부터 통상적이고 반복적인 실험을 통해 선택 및 실시할 수 있는 단순한 수치한정에 불과하다고 판단하였습니다. 

그러나 대법원은 선행발명의 전체적인 내용을 고려하여 “통상의 기술자는 선행발명의 전체적인 기재를 통해 응고 피막을 형성시킬 수 있는 최소한의 점도가 점도 범위의 하한이 되리라는 점을 합리적으로 인식할 수 있(다)”고 판시하여, 선행발명에서의 점도 하한을 ‘응고 피막을 형성시킬 수 있는 최소한의 점도’로 전제한 다음, “선행발명의 점도를 응고 피막이 형성될 수 없을 정도인 0.003 ~3 poise의 범위까지 낮추는 방식으로 변형하는 것은 선행발명의 기술적 의의를 상실하게 하는 것이므로, 통상의 기술자가 차이점을 쉽게 극복하기 어렵다”고 판단하였습니다. 

즉, 이번 판결은 선행발명의 개시 내용을 선행발명의 전체적인 기재를 고려하여 통상의 기술자가 합리적으로 인식할 수 있는 정보를 기준으로 판단함으로써, 선행발명의 물리적 기재 범위(100 poise를 초과하지 않는 점도)에는 포함되는 출원발명의 한정사항(0.003~3 poise)에 대해 진보성이 인정된다고 판단하였습니다. 이는 수치범위의 한정으로 인한 임계적 의의 또는 현저한 효과에 대한 직접적인 입증 여부를 진보성의 주요 판단기준으로 고려해 온 종래의 실무와는 차이가 있다는 점에서 의의가 있습니다.

Li₂O의 함량 비율

다음으로, ‘용융 산화물 욕’에 포함된 Li₂O의 함량 비율에 관하여, 출원발명은 그 범위를 10 wt% ≤ Li₂O ≤ 45 wt%로 특정하고 있는 반면, 선행발명은 “6.0 wt%를 초과하는 Li₂O의 첨가는…응고 피막의 박리성이 나빠지기 때문에 피해야 하는 것”이라고 기재하고 있습니다.

원심은 출원발명에서의 Li₂O 함량 비율과 선행발명의 개시 내용의 차이점과 관련하여, Li₂O의 함량을 한정하는 주된 이유가 욕의 점도를 저감시키기 위한 것이고, 이러한 욕의 점도는 통상의 기술자가 Li₂O를 포함한 욕의 조성 및 온도 등의 환경을 고려하여 적절히 조절할 수 있는 것인데, 두 발명 모두 (1) 욕의 점도를 저감시킴으로써 시트 표면에 산화물의 부착량을 적게 하려는 점에서 차이가 없고, (2) 두 발명에서의 욕 점도 또한 중복되며, (3) Li₂O 함량의 수치 내외에서 현저한 효과의 차이가 있음을 확인할 수 있는 자료가 없다는 점 등을 이유로 들며, 출원발명의 Li₂O 함량 비율은 통상의 기술자가 선행발명을 실시하면서 통상적, 반복적 실험을 통해 적절히 선택할 수 있는 정도의 단순한 수치한정에 불과하다고 판단하였습니다.

그러나 대법원은, Li₂O의 함량 비율이 6.0 wt%를 초과하면 박리성이 나빠지기 때문에 피해야 한다는 선행발명의 개시 내용은 6.0 wt%를 초과하는 Li₂O 첨가에 관한 부정적 교시로 볼 수 있다고 전제한 다음, 출원발명을 “이미 알고 있는 상태에서 사후적으로 고찰하지 않고서는 통상의 기술자가 이와 같은 부정적 교시를 무시하고 선행발명의 Li₂O의 조성 비율을 10 wt% ≤ Li₂O ≤ 45 wt%로 변경하기는 어렵다”고 판시하여 그 진보성을 인정하였습니다.

본 판결은 선행발명과 발명의 과제 및 효과가 동일한 수치한정 발명의 진보성 판단에 있어 수치한정으로 인한 현저한 효과에 관한 입증을 주요 판단기준으로 고려해 온 종래의 실무와는 차이가 있는 판결이라는 점에서 의의가 있습니다.

이처럼 본 판결은 수치한정 발명의 진보성을 판단함에 있어 수치 범위에 대한 임계적 의의, 즉 한정한 수치 범위 내외에서 현저한 효과의 차이가 있는지를 우선적으로 고려하기 보다는, 선행발명의 전체적인 기재를 통해 통상의 기술자가 사후적 고찰 없이도 해당 수치한정 발명을 쉽게 도출할 수 있는지를 기준으로 진보성을 판단하여야 한다고 판시한 점에서 의의가 있습니다. 

따라서 향후 특허출원 또는 특허무효 사건에서 수치한정이 포함된 발명에 대한 진보성이 다투어질 경우에는 통상의 기술자가 선행발명의 전체 기재로부터 인식하게 되는 내용이 무엇인지를 정확하게 추출, 파악하여 대응하는 것이 중요하겠습니다.

[영문] Recent Supreme Court Decision on Inventiveness of Numerical Limitation Inventions