김·장 법률사무소 지식재산권 그룹은 반도체 테스트 소켓 제조 업체 A사를 대리하여 챔퍼 형상의 도전부를 가지는 러버 타입 반도체 테스트 소켓에 관한 특허(이하 "이 사건 특허")에 대한 특허무효소송에서 최종적으로 승소하였습니다.

반도체는 제조 공정을 마친 뒤 검사장치를 통해 전류가 정상적으로 흐르는지 등 불량 여부를 판단 받게 되는데, 이 때 반도체 테스트 소켓은 반도체와 검사장치를 전기적으로 연결해주는 기능을 수행합니다. 반도체 기술이 초정밀화됨에 따라 반도체와 검사장치 간에 발생하는 미세한 오정렬에도 테스트를 정상적으로 진행하기 어려운 문제점이 발생하였고, A사는 오랜 연구 끝에 챔퍼 형상의 도전부를 도입하여 반도체와 검사장치의 안정적인 연결을 구현할 수 있는 러버 타입 반도체 테스트 소켓을 고유 기술로 개발해 특허 등록을 받았습니다.

그런데 특허심판원은 테스트 소켓 분야의 경쟁업체 B사가 청구한 이 사건 특허의 무효심판 사건에서, 각 구성들이 유기적으로 결합된 이 사건 특허발명을 개별 구성으로 해체한 뒤, 각 개별 구성이 B사가 제출한 선행발명들에 개시되어 있다는 이유로 이 사건 특허의 특허성을 부정하는 심결(인용심결)을 내렸습니다.

저희 사무소는 이러한 특허심판원의 무효심결이 부당하다고 판단하여 바로 특허법원에 심결취소소송을 제기하는 한편, 이 사건 특허의 기술적 특징을 청구범위에 더욱 명확히 한정하여 정정심판을 청구하였습니다. 특히 이 사건 특허의 유기적 결합관계를 간과하고 각 구성이 선행발명들에 개시되어 있음을 근거로 진보성이 없다고 판단한 특허심판원의 무효심결은 사후적 고찰에 해당하여 부당하다는 점을 다각도로 주장하였습니다. 이에 특허심판원은 정정심판에서 정정된 청구범위를 기준으로 이 사건 특허의 진보성을 인정하는 심결(인용심결)을 내렸습니다.

이후 B사는 특허심판원에 정정무효심판을 청구하여 정정심판청구를 인용한 특허심판원의 심결이 부당하다고 주장하였으나, 저희 사무소는 상대방의 주장을 효과적으로 반박하여 특허심판원으로부터 이 사건 특허의 진보성을 인정하는 심결(기각심결)을 재차 이끌어 냈습니다.

B사는 특허법원에서 새로운 선행발명을 제시하며 이 사건 특허의 진보성을 다시 다투었습니다. 저희 사무소는 이 사건 특허의 기술적 원리 및 물리 법칙과 이를 구현한 컴퓨터 시뮬레이션 결과, 이 사건 특허가 실제로 적용된 상용품, 이 사건 특허의 기술적 원리가 채택된 상대방의 유사 특허 등을 적극 활용하여 이 사건 특허발명과 선행발명들의 차별점을 특허법원 재판부에 효과적으로 전달하였습니다. 그 결과 이 사건 특허의 진보성을 인정하는 판결(무효심결취소소송 인용판결, 정정무효심결취소소송 기각판결)이 내려졌으며, 대법원도 특허법원의 판결을 그대로 인정하였습니다.

저희 사무소 지식재산권 그룹은 특허 심판·소송에서 오랜 기간 축적해온 풍부한 경험과 노하우를 바탕으로, 사후적 고찰에 입각한 원심을 극복하고 특허법원과 대법원의 유리한 판결을 이끌어낼 수 있었습니다.