김·장 법률사무소 지식재산권 그룹은 국내 중소 화장품 회사인 A를 대리하여, A의 대표적인 화장품 상표(이하 “이 사건 상표”)가 거절되어야 한다는 특허심판원의 심결을 뒤집고, 식별력이 인정된다는 특허법원의 판결을 이끌어냈습니다.

A는 2015. 1. 14., 화장품을 지정상품으로 하여 이 사건 상표를 출원하였으나, 제3자의 상표를 모방하여 출원하였다는 것을 이유로 제 3자인 화학 기업에서 이의신청을 제기하였습니다. 특허청은 이의신청을 받아들여 이 사건 상표를 거절하였는데, A는 이 사건 상표의 출원 대리인이었던 외부 특허사무소 B를 대리인으로 하여 특허청의 거절결정에 대하여 불복하는 심판을 청구하였습니다. 특허심판원은 이 사건 상표가 제3자의 상표를 모방하여 출원한 것은 아니지만, 화장 용구 원재료의 일반 명칭에 해당하여 상표의 식별력이 없으므로 특허청의 거절결정이 결론적으로 타당하다는 취지의 심결을 하였습니다.

B는 사안의 중요성과 난이도 등을 고려하여 심결취소소송 사건 경험이 많은 저희 사무소 지식재산권 그룹을 통하여 심결취소소송을 진행할 것을 A에게 제안하였고, 저희 사무소가 A를 대리하여 본 심결취소소송을 진행하게 되었습니다.  저희 사무소는 B와의 긴밀한 협조를 통하여 이 사건 상표가 A의 대표적인 상표로 소비자들에게 널리 인식되어 있고, 화장 용구의 원재료 명칭으로 사용되고 있는 것은 상표의 오용례에 불과하다는 것을 뒷받침하는 다수의 증거들을 수집하여 제출하였습니다. 이를 통해 이 사건 상표가 화장 용구의 일반 명칭에 해당한다고 볼 수 없다는 특허법원의 판단을 끌어내어 이 사건에서 승소하였습니다.

본 케이스는 김·장 법률사무소 지식재산권 그룹의 다수의 심결취소소송 사건 경험 및 외부 특허사무소과의 긴밀한 커뮤니케이션을 바탕으로, 사건을 효율적으로 진행하여 최선의 결과를 도출하였다는 점에서 의의가 있습니다.