김·장 법률사무소는 주식회사 팔도를 대리하여 러시아 지식재산권 법원으로부터 “도시락”의 키릴어 표기인 “Доширак”을 저명상표로 등록한다는 판결을 이끌어냈습니다. 

이번 판결은 러시아에서 최초로 한국 기업의 상표를 저명상표로서 등록 받을 수 있게 하였다는 점에서 큰 의의가 있습니다. 그 동안 많은 한국 기업의 다양한 제품들이 러시아 소비자들에게 오랜 기간 큰 인기를 얻어왔음에도 불구하고, 러시아에 등록되어 있는 200여 건의 저명상표 가운데 아직 한국 기업의 상표는 없었습니다. 

러시아에서 저명상표 등록을 받게 되면 상표가 사용된 상품과 유사하지 않은 상품·서비스에까지 상표의 보호범위가 확장되어, 상품·서비스와 관계없이 제3자의 동일·유사 상표 등록을 방지할 수 있으며, 이와 같은 상표의 사용에도 법적 제재를 가할 수 있습니다. 또한 저명상표 등록은 일반적인 상표 등록과는 달리 별도의 갱신 절차 없이 반영구적으로 등록이 유지되며, 신청 시 저명상표로 인정 받기를 원하는 일자를 특정하고, 일단 등록이 되면 신청일 및 등록일과 무관하게 해당 일자로 소급하여 저명상표로 보호 받을 수 있습니다. 

따라서 저명상표 등록을 받게 되면 실제 상표가 사용되고 있지 않은 상품·서비스를 보호 하기 위하여 여러 류에 걸쳐 상표권 등록을 확보할 필요가 없으며, 이러한 상표권의 유지·행사를 위하여 상표의 불사용을 염려하지 않아도 됩니다. 

러시아 특허청은 저명상표 등록과 관련하여 독자적인 저명성 판단 심사 관행을 가지고 있으며, 이는 한국을 비롯한 해외 기업들이 저명상표 등록을 받는데 장애물이 되어 왔습니다. 이번 저명상표 등록 신청 역시 러시아 특허청은 그 독자적인 심사 관행에 따라 그 등록을 거절하였습니다.  

김·장 법률사무소는 이러한 러시아 특허청의 심사 관행을 미리 파악하고, 특허청에 신청 전부터 법원 단계까지 포함된 종합적인 전략을 수립하여 러시아에서의 영업 상황을 바탕으로 심사 관행의 극복을 위한 법리 구성, 그러한 법리를 뒷받침하기 위해 적절한 저명성 입증 자료의 수집 및 작성 등 등록을 이끌어내기 위해 한국 기업 및 현지대리인과 긴밀하게 협업하였습니다. 그 결과 러시아 지식재산권 법원은 저희 사무소가 한국 기업 및 현지대리인과 함께 구성한 법리를 받아들여, 특허청의 거절 결정은 관련 법령을 자의적으로 해석한 데에서 비롯된 잘못된 것이라 판단하고, 특허청으로 사건을 환송시키지 않고 직접 저명상표 등록을 결정하는 판결을 내렸습니다. 

이와 같은 법원의 판결과 성공적으로 이러한 판결을 이끌어 낸 저희 사무소의 경험과 노하우는, 앞으로 많은 한국 기업들이 러시아에서 저명상표를 등록 받아 브랜드 가치를 향상시키고, 보다 용이하게 모방상표에 대응하는데 도움이 될 수 있을 것으로 생각됩니다.