김·장 법률사무소 지식재산권 그룹은 국내 화장품 기업을 대리하여, 화장품 사업과 무관한 기업이 등록한 상표를 3년 이상 사용하지 아니한 것을 이유로 한 상표등록 불사용취소심판의 심결취소소송에 대한 상고심에서 원심판결을 파기하고 사건을 특허법원으로 환송하는 대법원 승소 판결을 이끌어냈습니다. 이 판결에서 대법원은 타인의 상표권을 침해할 우려가 있다는 사정은 등록상표를 사용하지 아니한 데 대한 ‘정당한 이유’가 되지 못한다는 점을 명확히 하였습니다.

이 사건 상대방은 귀금속 액세서리 판매업체로서, 오랫동안 액세서리 사업에 사용해 온 표장을 화장품류를 지정상품으로 하여 상표등록을 받았으나 등록 이후 이를 화장품에 실제로 사용하지 아니하였습니다. 이에 이 사건 화장품 기업은 3년 이상 사용되지 아니한 상표라는 이유로 등록취소심판을 청구하였고 특허심판원은 이를 받아들였으나, 특허법원은 상대방이 해당 상표를 사용하였다면 이 사건 화장품 기업이 먼저 등록해 둔 상표를 침해할 우려가 있었고 당시 양측 상표를 둘러싼 분쟁이 계속되고 있었다는 사정을 들어, 상표를 사용하지 못한 데 정당한 이유가 있다고 판단하였습니다.

저희 사무소는 상고심에서, 선출원 등록상표와 충돌할 수 있다는 것은 사업자라면 누구나 부담하는 일반적인 영업상 위험이므로 상표권자 스스로 감수하여야 한다는 점, 소송상 권리행사나 분쟁의 존재만으로는 정당한 이유가 되지 않는다는 것이 확립된 판례와 실무의 태도이며 유럽·독일·일본 등 주요 국가의 통설·판례도 같다는 점, 원심과 같이 판단할 경우 유사해 보이는 선출원 상표를 내세워 등록을 무한히 유지할 수 있게 되어 불사용취소 제도가 형해화된다는 점을 집중적으로 논증하였습니다.

대법원은 저희 사무소의 주장을 받아들여, 정당한 이유는 상표권자가 통제할 수 없는 객관적·외부적 요인으로 상표를 사용할 수 없었던 경우에 한하여 인정되고, 법적 분쟁의 우려와 같은 주관적·내부적 사정만으로는 등록의 취소를 면할 수 없다고 판시하였습니다.

이번 판결을 통하여 타인의 상표권을 침해할 우려가 있다는 사정만으로는 상표를 사용하지 아니한 데 대한 정당한 이유가 인정되지 아니한다는 점이 분명해졌으며, 이는 향후 불사용취소심판 실무의 중요한 기준이 될 것으로 보입니다.