김·장 법률사무소는 주식회사 래피젠을 대리하여 COVID-19 체외진단키트에 대한 실용신안 무효소송에서 승소하였습니다. 특히 이 사건에서 대법원은 특허·실용신안에 대한 자기공지예외 주장이 미치는 범위를 ‘발명·고안의 동일성’을 기준으로 판단하여야 한다는 법리를 새로이 설시하였고, 이에 따라 래피젠의 권리가 유효하다는 판단을 이끌어낼 수 있었습니다.

래피젠은 COVID-19 체외진단키트를 비롯한 인체용, 동물용 체외진단키트에 적용할 수 있는 ‘체외진단검체필터용 케이스’에 관한 고안의 실용신안권자입니다. 래피젠은 위 실용신안의 출원일 전에 공지된 체외진단키트의 ‘체외진단검체필터용 케이스’에 대하여 공지예외 주장을 하였으나, 다른 체외진단키트에 포함된 동일한 ‘체외진단검체필터용 케이스’에 대해서는 공지예외 주장을 하지 않았습니다. 이에 상대방은 다른 체외진단키트에 포함된 동일한 ‘체외진단검체필터용 케이스’에 대해서는 공지예외 주장의 효과가 미치지 않아 위 실용신안의 신규성이 부정된다고 주장하였습니다.

특허심판원은 위 실용신안의 신규성이 부정되어 무효라 판단하였습니다. 저희 사무소는 대법원이 디자인에 대한 자기공지예외 주장이 미치는 범위를 ‘디자인의 동일성’을 기준으로 판단하였으나, 특허에 대해서는 아직 이러한 법리를 설시하지 않았다는 점에 주목하였습니다. 특히 자기공지예외 규정의 입법취지를 고려할 때 (1) 특허에 대해서도 디자인과 마찬가지로 ‘발명의 동일성’을 기준으로 판단하여야 한다는 점, (2) 가장 먼저 공지된 발명에 대한 공지예외 주장에는 그 이후 공지되는 동일한 발명에 대해서도 공지예외 주장하려는 의사가 포함되었다고 보는 것이 자연스럽고, 발명의 공지는 어느 정도 계속되는 상태를 예정하고 있는 점, (3) 자기공지예외 제도가 개정을 통해 그 적용범위를 지속적으로 확대해오면서 특허제도에 미숙한 발명자를 보호함과 동시에 발명자의 권리를 실효적으로 보호하기 위한 제도로 자리잡아 가고 있다는 점을 강조하였습니다.

특허법원은 이와 같은 저희 사무소의 주장을 받아들여 특허심판원의 심결을 취소하였습니다. 대법원 역시 저희 사무소의 주장을 받아들여 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 여러 번의 공개행위를 하고, 그 중 가장 먼저 공지된 발명에 대해서만 절차에 따라 공지예외 주장을 하였더라도, 가장 먼저 공지된 발명과 동일성이 인정되는 범위 내에 있는 발명들에까지 공지예외의 효과가 미친다고 판단하였습니다.

이번 판결을 통해 특허·실용신안에 대한 자기공지예외 주장이 미치는 범위에 관하여 법조항의 취지에 맞게 그 판단기준이 설정되었고, 발명자·고안자의 권리를 더욱 실효적으로 보호할 수 있게 되었습니다. 또한, 래피젠은 COVID-19 체외진단키트를 비롯한 다양한 체외진단키트가 신속·정확하게 체외진단을 할 수 있도록 고안된 실용신안권을 지켜낼 수 있게 되었습니다.