김·장 법률사무소 지식재산권 그룹은 화장품 업계의 상표권 등록무효 공격 사건에서 심판 청구를 기각하는 내용의 심결을 뒤집고, 승소 확정 판결을 이끌어 내었습니다. 특히 이 사건은 타 로펌에서 패소한 심결에 대한 심결취소소송을 수임하여 기존 대리인과 차별화된 전략을 통하여 해당 표장을 무효로 만들었다는 점에서 의미가 있습니다.

이 사건은 유명 화장품 회사인 원고가 ‘이너뷰티’를 표방하며 출시한 건강기능식품에 사용하여 널리 알려진 선사용상표를 피고가 모방하여 실제 사용하지도 않는 화장품 등 지정상품에 폭넓게 등록한 사안이었습니다. 이에, 원고는 피고의 등록상표가 선등록상표들과의 관계에서 구 상표법 제7조 제1항 제11호(현행 상표법 제34조 제1항 제12호), 구 상표법 제7조 제1항 제12호(현행 상표법 제34조 제1항 제13호)의 무효 사유가 있다고 주장하며 상표 등록무효심판을 청구하였으나 특허심판원은 이를 기각하였습니다.

이에, 저희 사무소는 선사용상표의 사용상품인 ‘건강기능식품’과 등록상표의 지정상품인 ‘화장품’, ‘비누’ 사이의 경제적 견련성을 입증하기 위하여 제품 자체의 속성 내지 특징의 유사성, 실제 시장 상황과 거래 실정, 수요자의 인식에 주목하였습니다. 이너뷰티 트렌드의 확산과 수요자 및 소비자들의 건강과 미용에 대한 관심을 반영하여, “먹는 화장품”을 컨셉으로 하는 다양한 건강기능식품이 출시되는 등 원고를 비롯한 여러 회사들이 지속적으로 건강과 미용을 결부시킨 제품을 시장에 출시하고 있어 화장품 등과 건강기능식품 간의 경제적 견련성이 더욱 밀접해졌다는 점을 강조하였습니다. 또한, ‘건강기능식품과 화장품의 견련성’에 대한 소비자의 인식을 정확히 확인하기 위해 설문조사를 실시하였고, 편향되지 않은 객관적인 결과 도출을 위한 설문조사의 질문지 구성 및 설문결과에 대한 철저한 분석을 바탕으로 소비자들이 이 사건 등록상표 및 선사용상표의 출처를 오인·혼동할 염려가 있다는 점을 논증하였습니다. 

이에 특허법원은 저희 사무소의 주장을 모두 받아들여, 피고의 등록상표는 선등록상표들과의 관계에서 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하여 그 등록이 무효가 되어야 한다고 판단하였고, 부가적으로 피고의 등록상표는 원고가 국내 화장품 시장 업계를 선도하였던 것으로 보이는 점 등의 제반 사정을 두루 고려해볼 때 부정한 목적으로 출원된 상표라는 점도 아울러 인정하면서, 기존의 심결을 뒤집는 판결을 하였습니다.

이번 판결은 화장품, 이너뷰티 시장에서 타인의 주지의 선사용상표를 상품군을 우회하여 모방 출시하는 사례를 성공적으로 방어한 케이스이며, 특히 화장품과 건강기능식품간의 경제적 견련성을 명시적으로 인정한 최초의 특허법원 판결이라는 점에서 의미가 있습니다. 이번 판결을 통해 유명 화장품 회사인 원고는 자사의 브랜드 가치가 구체화된 상표권을 더욱 폭넓게 보호하고 지켜낼 수 있게 되었습니다.