1.

국내 완전자회사에 대한 실시권 부여를 통해 특허권을 실시한 외국 특허권자의 손해 발생 인정

특허법원은 특허법 제128조 제2, 4, 5항의 손해액 추정 규정은 손해에 관한 특허권자의 주장·증명책임을 경감하는 취지의 규정이고, 손해의 발생에 관한 증명의 정도에 있어서는 경업관계 등으로 인하여 손해 발생의 염려 내지 개연성이 있음을 증명하면 된다는 대법원 판례(대법원 2006. 10. 12. 선고 2006다1831 판결)에 기초하여, 상대방(이하 “피고”)의 특허침해 행위로 인해 특허권자 노바티스(이하 “원고”)에게 손해가 발생할 염려 내지 개연성이 증명되었다고 보기에 충분하다고 판단하였습니다. 특허법원이 이와 같이 판단한 이유는 다음과 같습니다.
 

①

원고는 국내 완전자회사에게 이 사건 특허에 대한 통상실시권을 허락하였고, 국내 완전자회사는 이 사건 특허의 실시제품을 판매하였음. 또한 원고는 해외에서도 원고의 직·간접적 완전자회사인 판매법인들을 통해 실시제품을 판매해오고 있음

②

원고는 위 판매법인들의 100% 지분을 보유한 주주이므로, 판매법인의 이익과 손해는 원고의 이익 및 손해와 큰 관련성을 가짐. 특히, 원고는 판매법인들의 이익이 있으면 그 이익을 배당 받을 수 있고 실제로 원고 제품의 판매와 관련하여 상당한 이익을 배당 받았음

③

피고의 침해제품은 원고 제품의 제네릭으로서 대체품임이 명백하므로, 침해제품의 국내 생산 및 해외 수출로 인해 원고의 해외 소재 판매법인들의 원고 제품 매출이 감소하였을 것으로 보이고, 원고 기업집단의 지배구조 및 사업활동을 고려할 때, 원고는 판매법인들의 매출 기회 상실로 원고가 얻을 수 있었던 배당이익 등을 얻지 못하게 되는 손해를 입게 되며, 이러한 원고의 손해와 피고의 특허침해 행위 간에는 상당인과관계가 인정됨
 

2.

침해자의 해외 판매수익도 특허권자의 손해액으로 인정

특허법원은 특허권의 속지주의 원칙은 특허실시에 관한 독점·배타적 권리인 특허권의 효력이 특허권이 등록된 국가의 영역 내에서만 미친다는 것이지, 그 손해가 국내에서 발생한 것에 국한되어야 한다는 것을 의미하지는 않는다면서, 피고가 해외에서 판매한 침해제품의 판매수익을 ‘침해행위로 얻은 이익’으로 보아 특허권자인 원고의 손해액으로 인정하였습니다.

구체적으로, 특허법원은 원고의 손해액을 ‘피고가 침해행위로 얻은 이익’(특허법 제128조 제4항)을 기준으로 산정함에 있어, 해외에서 판매된 침해제품의 판매수익에서 침해제품의 제조·판매를 위해 추가로 투입된 비용을 공제한 공헌이익(contribution margin)을 ‘침해행위로 얻은 이익액’으로 산정함으로써, 국내에서 생산된 특허침해 제품이 수출되어 해외에서 판매된 경우 침해제품의 해외 판매수익도 ‘침해행위로 얻은 이익’에 포함할 수 있는 것으로 판단하였습니다.

다만, 특허법원은 침해자의 침해제품 양도수량에 특허권자의 단위 수량당 이익액을 곱한 금액으로 손해액을 추정하는 규정(특허법 제128조 제2항)의 적용과 관련하여서는, ‘단위 수량당 이익액’은 특허권자의 것을 따르게 되는데, 이 사건에서 원고의 판매법인 매출 감소로 인한 손해액이 원고의 손해액과 동일하다고 볼 수 있는 특별한 사정이 증명되지 않는 한 판매법인의 단위 수량당 이익액을 원고의 단위 수량당 이익액으로 그대로 치환할 수는 없으므로, 해당 방식으로 손해액 추정을 적용하는 것은 어렵다고 판단하였습니다.