김·장 법률사무소는 일본 골프의류업체 ‘가부시키가이샤 큐브’(이하 “큐브사”)를 대리하여 해골 상표와 유사한 상표에 대한 등록무효 소송에서 승소하였습니다.
 

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큐브사 상표(왼쪽)와 츄쿠츄사 상표(오른쪽)
 

골프 애호가라면 한 번쯤은 보았을 듯한 ‘해골과 X자 골프채’로 구성된 상표는 큐브사가 2006년 최초로 창작하여 골프의류, 골프가방, 골프장갑 등 골프용품에 사용하기 시작한 상표입니다. 이러한 해골 상표는 “Golf or Die (골프가 아니면 죽음을 달라)”라는 도발적인 캐치프레이즈와 함께 골프용품에 널리 사용된 결과 일본은 물론 국내에서도 골프용품에 관한 출처표시로서 널리 알려져 있습니다. 

그런데, 최근 국내 골프의류업체 ‘주식회사 츄쿠츄’(이하 “상대방”)의 대표자가 큐브사의 해골 상표와 마찬가지로 해골과 X자 골프채 형태로 구성된 상표를 “의류, 의류도소매업” 등에 대하여 상표등록을 받았고, 큐브사는 이에 대하여 상표등록무효심판을 청구하였습니다. 큐브사를 대리한 저희 사무소는 “해골과 X자 골프채 구성 모티브는 큐브사가 2006년 최초 창작할 당시만 하더라도 골프업계에서 전례가 없던 상표이고, 골프용품에 대하여 큐브사의 출처표시로서 널리 알려진 결과, 상표로서의 식별력이 매우 강한 상표”라고 주장하였습니다. 반면, 상대방 측은 “해골과 X자 골프채 구성 모티브는 업계에서 흔하게 사용되어 온 것으로 식별력이 없다”고 반박하였습니다. 양측은 치열한 법리 논쟁을 벌였고, 결국 특허법원에서 큐브사 측의 최종 승소를 확정하였습니다.

구체적으로, 상대방 측은 골프용품 관련 타인의 기존 해골 상표 등록례 146건과 사용례 4건을 제시하면서 ‘해골과 X자 골프채’로 구성된 모티브는 상표로서의 식별력이 부족하고, 세부적으로 상대방의 상표와 큐브사 상표를 비교하면 외관, 칭호가 다르므로 유사하지 않다고 주장하였습니다. 이에 대하여 저희 사무소는 상대방이 제시한 등록/사용례를 면밀하게 분석하여 실질적으로 문제가 되는 등록례는 5건에 불과하고, 사용례 4건도 큐브사 상표 창작일 이전부터 사용된 것인지 불명확하다는 점을 반박하였습니다. 아울러, 큐브사 상표의 주지성과 양 상표 간 유사성을 뒷받침하는 주지 자료와 유사 참고 사례를 방대하게 조사/정리하여 제출하면서 큐브사 상표의 출처표시로서의 식별력과 해골 모티브 공통으로 인한 표장의 유사성을 설득력 있게 주장하였습니다. 

특허법원은 우선 해골 형상과 X자로 교차된 2개의 골프채 형상의 도형을 배치시킨 큐브사 상표가 특정인의 상품을 표시하는 상표로 이미 널리 알려져 있었다는 점을 인정하였습니다. 그리고 “상대방이 제시한 146건 등록례 중 대부분은 큐브사 상표가 사용되기 시작한 이후에 출원된 상표이고, 일부 사용례들의 판매 시기, 판매량도 알 수 없다”는 점에서, 해골과 골프채가 교차된 모티브가 출처표시로서의 식별력이 있다고 보았습니다. 결국, 특허법원은 상대방의 상표와 큐브사 상표는 전체적인 구성과 지배적인 인상이 유사하고, 이러한 상표를 출원한 상대방에게는 부정한 목적이 있다고 보아 상대방 측 상표에 무효사유가 있다고 판시하였습니다.

해당 판결을 통하여 큐브사의 해골 상표에 대한 국내외 주지성이 다시 한 번 확인되었으며, 해골과 X자 골프채가 결합된 모티브가 독창적이고 식별력 있는 요부로서 이러한 모티브로 구성된 상표의 무단 등록/사용을 방지할 수 있게 되었습니다.