김·장 법률사무소는 알보젠코리아 주식회사(이하 “원고”)를 대리하여 의약품 공동개발계약의 상대방인 파트너사(이하 “피고”)를 상대로 특허권 실시가 아닌 품목허가 취득에 필요한 일체의 연구개발 자료 제공에 대한 대가로서 로열티를 청구하였습니다. 그 결과 1심에서 일부승소 판결을 이끌어냈고, 항소심의 화해권고결정이 확정됨에 따라 원고는 파트너사로부터 약 111억 원 상당의 로열티를 지급 받게 되었습니다. 이는 품목허가 취득에 필요한 기술정보 사용에 대해 로열티 지급 의무를 인정받은 최초의 사안입니다.

제약업계에서 대표적으로 사용되는 공동개발계약의 유형 중 하나는 (1) 한쪽 회사가 특정 제품에 대하여 선제적으로 R&D(제조공정 수립 및 임상시험 진행 등)를 실시하고, R&D에 성공하는 경우 파트너사에게 관련 R&D 자료의 사용을 허락하며, (2) 파트너사는 이러한 자료의 이용 허락을 조건으로 해당 회사에게 일시금 및 로열티 지급 의무, 제조위수탁계약 체결 및 이에 따른 구매 의무 등을 부담하도록 하는 것입니다.

이 사건의 경우 이러한 공동개발계약에 따라 피고가 원고로부터 R&D 자료의 이용허락을 받았음에도 원고와의 제조위수탁계약이 종료되자 더 이상의 로열티 지급을 거부하였고, 그에 따라 원고가 제기한 로열티 청구 소송에서, 피고의 의약품이 원고 특허권의 권리범위에 속하지 않을 경우에도 피고로서는 원고가 제공한 R&D 자료에 대한 로열티를 지급할 의무가 있는지 여부가 문제되었습니다.
 

원고는 고지혈증 치료제인 로수바스타틴-에제티미브 성분을 포함하는 개량신약(Incrementally Modified Drug; 이하 “IMD”)에 대한 품목허가 취득을 위해 R&D를 실시하였고 관련 개발 기술에 대해 특허를 취득한 다음, 피고와 공동개발계약을 체결하였습니다. 피고는 해당 IMD에 대한 재심사 기간 중 원고로부터 제공받은 임상시험 자료 등을 바탕으로 식품의약품안전처로부터 품목허가를 취득하고, 제조위수탁계약에 따른 제품을 원고로부터 공급받아 국내에서 판매함으로써 상당한 매출 이익을 얻었습니다. 

그런데 피고는 제조위수탁계약의 계약기간인 3년이 경과할 무렵 해당 제품의 부형제만을 변경하여 기존의 품목허가에 대한 변경허가를 취득하였습니다. 그 후 피고는 공동개발계약의 대상 제품은 원고가 R&D를 실시하였고 원고 특허에 의해 보호되는 변경허가 전 제품으로 한정된다고 주장하면서, 변경된 제품은 본건 계약의 대상 제품이 아니고 원고 특허의 권리범위에도 속하지 않으므로 피고로서는 더 이상 로열티 지급 의무가 없다며 로열티 지급을 중단하였습니다.
 

이에 저희 사무소는 원고를 대리하여 피고를 상대로 로열티의 지급을 구하는 소를 제기하였고, 1심에서 다음과 같은 주장을 토대로 피고가 원고로부터 임상시험 자료 등을 받음으로써 본건 계약의 목적이 되는 이익을 얻었음을 강조하였습니다.
 

1심의 서울중앙지방법원은 원고의 주장을 수용하여 피고의 로열티 지급의무를 인정하였습니다. 

항소심을 맡은 특허법원은 1심과 같이 피고의 로열티 지급의무를 전제로, 피고가 원고의 장래이행청구 부분에 상응하는 금액을 6년간 분할 지급할 것을 명하는 취지의 화해권고결정을 내렸고, 당사자들이 이에 대해 이의를 제기하지 않아 확정되었습니다.
 

이 사건은 ‘계약 상대방인 파트너사가 특허권을 회피하고 그에 따라 변경허가까지 취득한 경우에도 개발사가 여전히 의약품 공동개발계약에 따른 로열티를 지급 받을 수 있는지’라는 쟁점이 최초로 다루어진 사안으로서, 저희 사무소는 전략적인 소송 수행을 통해 파트너사의 로열티 지급의무를 인정받을 수 있었습니다.