관계회사 간 상표 사용료의 과세 문제에 있어, 어떠한 경우에 상표 사용료를 수수해야 하는지에 대해서는 그간 구체적인 판단 기준이 정립되지 않아 납세자와 과세관청간에 많은 마찰을 불러 일으켰습니다.
최근 대법원은 상표권자가 상표 사용자로부터 상표 사용료를 지급받지 아니한 사안에서, 사용료를 수취하지 않았다는 이유만으로 곧바로 그 행위가 경제적 합리성을 결여하여 부당행위계산 부인의 적용대상이 된다고 단정할 것은 아니고, 상표 가치와 관련한 각 당사자의 수행기능, 수익창출 기여도 등 상표의 등록·사용을 둘러싼 제반 사정을 종합적으로 고려하여 경제적 합리성의 결여 여부를 판단하여야 한다고 판시한 바 있어 이에 대해 소개해 드립니다.
원고는 A상표 및 B면세점 상표를 등록한 상표권자로, 계열회사 C가 A상표를 사용하였으나 상표 사용료를 지급받지 않았고, 다른 계열회사 D등과 면세점 경영관리계약(B면세점 상표 사용 포함)을 체결하고 경영관리수수료를 지급받은 것 외에 상표 사용료 명목의 금원을 별도로 지급받지 않았습니다. 과세관청은 원고가 상표 사용료를 지급받지 않은 것이 ‘법인세법’ 제52조의 부당행위계산 부인 대상에 해당한다고 보아 각 상표를 사용한 법인의 순매출액에 일정한 상표 사용료율을 곱하여 산정한 금액을 익금 산입하여 법인세를 과세하였습니다.
이에 관하여 대법원은 부당행위계산 부인의 요건인 경제적 합리성은 제반 사정을 구체적으로 고려하여 판단하여야 한다는 종례 법리를 재확인하면서, 상표의 가치는 상표의 사용과 관련하여 투여한 자본과 노력 등에 의해 획득되고, 상표 사용의 정도, 거래사회의 실정, 상표의 인지도 등에 따라 변동될 수 있으므로, 상표권 사용료를 받지 않았다는 이유만으로 곧바로 경제적 합리성이 결여되었다고 볼 수 없다고 판단하였습니다.
또한 상표의 등록·사용에 관한 제반 사정을 종합적으로 고려하여 경제적 합리성 여부를 판단해야 한다고 판시하며, 이에 대한 구체적인 판단 기준을 다음과 같이 설시하였습니다.
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상표권 사용의 법률상·계약상 근거 및 그 내용
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상표권자와 상표 사용자(양 당사자)의 관계
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양 당사자가 상표의 개발, 상표 가치의 향상, 유지, 보호 및 활용과 관련하여 수행한 기능
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그 기능을 수행하면서 투여한 자본과 노력 등의 규모
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양 당사자가 수행한 기능이 상표를 통한 수익 창출에 기여하였는지 여부 및 그 정도
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해당 상표에 대한 일반 수요자들의 인식
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그 밖에 상표의 등록·사용을 둘러싼 제반 사정
그리고 이와 같은 판단 기준에 비추었을 때 A상표의 경우 상표권자인 원고는 영업에 사용하거나 가치를 높이기 위한 노력을 하지 않았고 A상표가 가지는 재산적인 가치는 대부분 상표 사용자인 C에 의하여 형성되었다는 점과, B면세점 상표는 경영관리계약에 따른 경영관리수수료에 그 상표권 사용료가 포함되어 있다고 봄이 상당하다는 점에서, 원고가 상표권 사용료를 받지 않은 것이 부당행위계산 부인 대상에 해당하지 않는다고 판단하였습니다.
본 판결은 대법원이 상표권 사용료 수수에 관하여 경제적 합리성의 판단 기준을 최초로 설시한 판결입니다. 상표권자라는 이유만으로 당연히 상표권 사용료를 받을 권리가 있는 것은 아님을 확인하고, 상표 사용의 근거나 상표권자와 상표 사용자의 관계, 상표 가치와 관련한 각 당사자의 수행기능 등과 같은 상표의 등록·사용을 둘러싼 개별적·구체적 사안에 따라 경제적 합리성을 따져야 하고 이에 있어서의 구체적인 판단 기준을 제시하였다는 점에서 의미가 있습니다.
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