특허기술이 포함된 프로그램의 온라인 전송도 특허권의 보호범위로 포함시킴으로써 특허권 보호 범위를 확대한 개정 특허법이 2020. 3. 11.부터 시행될 예정입니다.

특허권자는 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점하며, 특허권자로부터 실시권(라이선스)을 허여 받지 않은 제3자의 특허발명의 실시는 특허권 침해에 해당합니다. 

특허발명은 크게 “물건” 발명과 “방법” 발명으로 구분되는데, 소프트웨어의 경우도 “물건” 발명(소프트웨어가 설치된 장치, 소프트웨어가 저장된 기록매체) 및 “방법” 발명으로 보호되어 왔습니다. 한편, (1) “물건” 발명인 경우에는 그 물건을 생산, 사용, 양도, 대여, 수입 및 양도 등의 청약을 하는 행위가 특허발명의 실시에 해당하나, (2) “방법” 발명의 경우 개정 전 특허법에 따르면 원칙적으로 “그 방법을 사용하는 행위”만이 특허발명의 실시에 해당하였습니다. 

그 결과 특허기술이 포함된 소프트웨어 프로그램의 경우 해당 프로그램이 기록매체(USB, CD 등)에 저장되어 제3자에 의해 생산, 양도 등 오프라인으로 유통되는 경우에는 “물건” 발명의 실시에 해당하여 특허권 침해를 주장할 수 있었으나, 해당 프로그램이 정보통신망을 통해 제3자에 의해 온라인으로 유통될 경우에는 “방법” 발명의 실시에 해당하는지가 불분명하여 특허권으로 보호되기 어려운 문제점이 있었습니다. 특히 소프트웨어의 유통이 온라인 중심으로 변화하는 추세에 따라 이러한 문제점을 해결할 필요가 있었습니다.

이에 개정 특허법은, “방법” 발명의 실시의 정의 규정에 “그 방법의 사용을 청약하는 행위”를 추가하여(개정 특허법 제2조제3호 나.목), 프로그램의 온라인 전송이 이러한 ‘방법(프로그램)의 사용을 청약하는 행위’에 포함될 수 있도록 하여 특허권으로 보호받을 수 있도록 하였습니다. 따라서, 개정 특허법에 따르면 특허기술이 포함된 프로그램을 제3자가 무단으로 온라인으로 전송하는 행위도 특허발명의 실시에 해당하여 특허권으로 금지시킬 수 있게 되었습니다.

다만, 개정 특허법은 소프트웨어 산업의 위축을 방지하기 위하여, 이러한 ‘방법의 사용을 청약하는 행위’와 관련하여서는, 그 방법의 사용이 특허권을 침해한다는 것을 “알면서” 그 방법의 사용을 청약하는 행위에만 특허권의 효력이 미치도록 하는 규정을 신설하여 특허권의 효력을 일부 제한하였습니다(개정 특허법 제94조제2항).

개정 특허법에 따라 특허기술이 포함된 프로그램을 제3자가 온라인으로 유통하는 행위에 대하여도 특허권자가 특허권을 행사할 수 있게 되었습니다. 다만, 이러한 특허권의 행사는 제3자가 ‘방법의 사용이 특허권을 침해한다는 것을 알 것’을 요구하므로, 특허권자로서는 침해자에게 경고장 등을 발송하여 이러한 요건을 충족시켜 두는 방안을 고려해볼 필요가 있습니다.