1.

개정 내용

이번 개정에서는 특허법 제36조(선출원 규정) 관련 심사 유의사항 중 “(6) 발명 A 및 B의 출원일이 같은 경우에 있어서, 발명 Ａ를 선출원으로 하고 발명 Ｂ를 후출원이라고 가정하여 양자를 대비할 때 후출원 발명 Ｂ가 선출원 발명 Ａ와 실질적으로 동일하다고 하더라도, 발명 Ｂ를 선출원으로 하고 발명 Ａ를 후출원이라고 가정하여 양자를 대비하였더니 발명 Ａ가 발명 Ｂ와 실질적으로 동일하지 않다면 양자가 동일하지 않은 것으로 취급한다”는 규정(특허청예규 제140호 특허·실용신안 심사기준 3510면의 규정을 의미하며, 이하, ‘해당 규정’)이 삭제되었습니다.
 

2.

개정 배경 및 취지: 중복특허 방지 및 판단 기준의 일관성 확보

해당 규정에 따라 기존 실무에서는 원출원과 분할출원이 주로 문언적으로 동일한 청구항에 대해서만 거절이유를 통지하여 왔습니다. 분할출원 발명이 원출원 발명의 상위개념이라는 이유로 선출원주의 위반이 지적되더라도, 해당 규정에 근거하여 출원인이 양 발명이 동일하지 않다고 주장하면 심사관이 이를 부정하기 어려워 그대로 등록되는 사례가 있었습니다.

이로 인해, 하나의 출원에서 종속항으로 기재할 수 있는 발명을 분할출원으로 등록받음으로써 실질적으로 동일한 발명에 대해 복수의 특허권이 중복 존재하게 되었고, 출원인이 다르거나 출원일이 다른 경우에 적용되는 ‘실질적 동일성의 판단 원칙’과는 다른 심사 결과를 보여주는 등의 문제가 있었습니다.

이번 개정은 (1) 실질적으로 동일한 발명에 대해 복수의 특허권이 중복하여 존재하지 않도록 하고, (2) 판례가 취해온 선출원에서의 동일성 판단 기준, 즉 양 발명의 구성에 차이가 있더라도 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 보통 채용하는 정도의 변경에 불과하고 발명의 목적과 작용효과에 특별한 차이가 없다면 양 발명은 동일한 것으로 취급한다는 것(대법원 2009.9.24. 선고 2007후2827 판결 등)을 동일인의 동일자 출원의 심사 시에도 일관적으로 적용시키도록 한 것입니다.
 

3.

실무상 영향 및 대응

이번 개정에 의해 기존에는 분할출원 시 허용되는 청구항이 선출원 규정 위반, 즉, 중복특허로 간주되어 거절될 가능성이 매우 높아졌습니다. 한국의 과거 판단기준과 유사한 기준을 가지고 있는 국가, 예컨대 일본과 같은 국가에서 한국에 특허 출원을 하고자 할 경우 이를 특히 유의할 필요가 있겠습니다.

기존에는 예를 들어 A가 금속인 발명과 A가 알루미늄인 발명이 있다고 했을 때, 해당 규정에 따르면 후자(알루미늄)를 선출원으로 하고 전자(금속)를 후출원이라고 가정하면, 후출원이 상위 개념이기 때문에 선출원과 동일한 것이 원칙이었습니다. 그러나 이를 반대로 하였을 때 후출원은 구체화된 하위 개념이기 때문에 해당 규정에 따라서 결과적으로 전자(금속)는 후자(알루미늄)과 동일하지 않은 것으로 취급되어 선출원 규정에 위반되지 않았습니다.

그러나 이번 개정에 따라서 해당 규정이 삭제되었으므로, 더 이상은 하위 개념을 선출원으로 하고 상위 개념을 후출원으로 하는 방식의 분할출원은 불가능하게 되었습니다.

또한, 상위 개념을 선출원으로 하고 하위 개념을 후출원으로 하는 경우에도, 이번 개정 후로는 상위 개념 발명으로부터 하위 개념 발명을 자명하게 도출할 수 있는지에 의해 판단하게 된다는 점을 유의할 필요가 있습니다. 즉, 상·하위 개념으로 표현된 경우의 신규성 판단과 동일하게 판단하게 됩니다. 예를 들어, 청구항에는 전력 수송용 초전도 케이블의 재료로서 은이 기재되어 있고, 인용문헌에는 금속 재질의 초전도 케이블이 공지되어 있는 경우, 전력 수송 분야에서 초전도 현상을 이용하기 위해서 케이블 재질로서 은을 이용하는 것이 주지 관용 기술에 해당한다면 금속 재질의 초전도 케이블로부터 은으로 이루어지는 초전도 케이블은 자명하게 유도할 수 있으므로 신규성이 부정됩니다. 이와 유사하게 원출원의 상위 개념 발명에서 분할출원의 하위 개념 발명을 자명하게 도출할 수 있는지 여부에 따라서 분할출원의 선출원 규정 위반 여부를 결정하게 됩니다.