김·장 법률사무소는 존속기간이 연장된 의약특허의 효력 범위와 관련하여, 특정 물질에 관한 의약특허(이하 “물질특허”) 청구항에 해당 물질의 용매화물이 기재되어 있지 않은 경우에도, 존속기간이 연장된 물질특허의 효력 범위가 해당 물질특허 유효성분의 용매화물 형태에까지 미친다는 특허법원 판결(특허법원 2024. 10. 23. 선고 2023허13438 판결)을 이끌어 냈습니다.

특허법은 의약특허 발명을 실시하기 위해 필요한 약사법상 품목허가 등을 받기 위해 소요되는 기간을 고려하여, 의약특허의 존속기간을 최대 5년까지 연장하는 ‘존속기간 연장제도’를 두고 있습니다. 연장된 의약특허의 효력은 연장의 이유가 된 품목허가 등의 대상물건에 대해서만 미칩니다(특허법 제95조). 본 사건에서 특허권자인 다이이찌산쿄는 경구용 항응고제 ‘릭시아나정’의 유효성분인 ‘에독사반’에 대한 물질특허를 보유하고 있었는데, 이 특허는 ‘릭시아나정’에 대한 품목허가를 이유로 존속기간이 연장되었습니다.

이에 대해, 국내 제약회사인 A사는 ‘릭시아나정’ 유효성분(에독사반)의 고체 형태를 변경한 에독사반 프로필렌글리콜 용매화물(이하 “본건 용매화물”)은 특허의 권리범위에 속하지 않는다는 소극적 권리범위확인심판을 특허심판원에 청구하였고, 특허심판원은 A사의 청구를 인용하는 심결을 내렸습니다. 이에 저희 사무소는 다이이찌산쿄를 대리하여 특허법원에 해당 심결에 대한 취소소송을 제기하였습니다.

A사는 본건 용매화물이 특허의 권리범위에 속하지 않는다는 주장의 근거로 다음과 같은 주장을 제기하였습니다. 
 

저희 사무소는 심결 취소소송(특허법원) 단계에서 존속기간이 연장된 물질특허의 효력범위 및 의식적 제외에 관한 기존 대법원 판례의 법리에 기초하여, 본건 용매화물은 특허의 효력 범위에 포함된다는 주장을 개진하였습니다. 아울러, ‘릭시아정’의 유효성분인 ‘에독사반’의 고체 형태를 본건 용매화물로 변경하는 것은 통상의 기술자가 용이하게 할 수 있다는 점을 방대한 선행문헌과 전문가 의견 등을 통해 주장·증명하였습니다.

특허법원은 저희 사무소의 주장을 모두 받아들여, 아래와 같이 활성 화합물의 용매화물 형태는 청구범위에 ‘용매화물’이라는 기재가 없더라도 존속기간이 연장된 물질특허의 보호범위에 포함된다고 판단하였습니다. 또한, 특허출원 과정에서 ‘용매화물’이라는 기재가 어떤 용매의 용매화물을 의미하는지 불명확하다는 이유에서 ‘수화물’로 보정되었더라도, 확인대상발명의 용매화물이 의식적으로 제외된 것으로 볼 수 없다고 판단하여 특허심판원의 심결을 취소하였습니다. 
 

본 판결은 존속기간이 연장된 물질특허를 그 실시 형태를 변경한 것만으로 쉽게 회피하지 못하게 함으로써 연장된 존속기간 동안 실질적으로 보호되도록 하였다는 점에서 의미가 있습니다. 본 판결은 물질특허의 존속기간 연장의 효력범위에 “염 형태”를 변경한 물질도 포함된다는 종래의 대법원 판결에서, 더 나아가 “용매화물 형태”로 변경한 물질도 물질특허의 효력이 미친다고 판단하였습니다. 또한, 물질특허의 출원 단계에서 의약물질 자체는 그대로 두고 용매화물 등 일부 실시 형태를 삭제하는 보정을 하였더라도, 그러한 사정만으로 물질특허의 권리범위에서 용매화물 등을 의식적으로 제외한 것이 아니라고 판단함으로써 의식적 제외 법리를 유연하게 적용하였습니다.