김·장 법률사무소는 최근 특허권, 디자인권 및 상표권 등 복수의 지식재산권에 대한 실시권(라이선스) 침해가 다루어진 사안에서, 상고인(피고)을 대리하여 지식재산권의 라이선스 범위, 침해 여부 및 이로 인한 손해배상액은 각각의 권리 별로 심리, 평가, 산정되어야 한다고 판시하며 이와 달리 판단한 원심 판결을 파기환송하는 대법원 판결을 이끌어냈습니다.

특정 제품을 제조·판매할 수 있도록 하는 목적의 포괄적인 지식재산권 라이선스에는 제품 자체를 독점적으로 제조·판매할 수 있는 지위와 복수의 지식재산권(기술 노하우, 특허권, 디자인권, 상표권 등)에 기초한 전용사용권자로서의 지위가 혼용되어 온 경우가 있고, 그러한 라이선스가 궁극적으로는 하나의 특정 제품 제조·판매를 위한 것이어서 마치 하나의 권리인 것처럼 인식·취급되어 온 업계의 실무가 있었습니다. 

저희 사무소는 그러한 실무에 기초하여 청구되고 인용된 손해배상 사건 2심 판결에 대한 상고심에서 피고(상고인)을 대리하여, i) 원고(피상고인)가 허여 받은 라이선스 중 제품 자체를 독점적으로 제조·판매할 수 있는 지위만으로는 손해배상을 청구할 수 없고, ii) 국내의 지식재산권에 기초한 독점적 사용·실시권에 기초한 청구라고 하더라도 여러 개의 지식재산권을 개별적·독립적으로 행사하는 것이므로, 각각의 권리 별로 법률상 요구되는 요건을 갖추어야 한다는 법리적 주장을 개진하였고, 대법원도 이를 수용하여 제품 자체를 독점적으로 제조·판매할 수 있다는 원고의 주장을 배척하고, 개별 지식재산권에 기초한 청구의 경우에도 개별 권리 별로 법률 요건을 충실히 반영하여 심리하여야 한다는 결론을 내린 사안입니다.
 

• 원고는 A사로부터 특정 제품에 관한 라이선스를 허락받음으로써 라이선스를 보유하고 있고, 피고가 원고와의 계약이 해지된 후에도 계속하여 제품을 무단으로 제조∙판매한 행위는 원고가 A사로부터 허락받은 라이선스를 침해한 행위임.
   

• 피고의 침해 행위로 인한 손해배상액 산정의 경우, 원고가 보유한 라이선스의 상표권 부분만 고려하더라도 이미 원고가 청구한 손해배상액을 상회함. 
   

그러나 대법원은 아래와 같은 이유로 피고의 상고이유를 받아들여 위 원심 판결에는 법리오해 및 석명권 행사를 다하지 않은 위법이 있다고 판단하였습니다.
 

• 독점적 통상실시권은 특허법, 상표법 등에서 개별적으로 정의한 행위 태양인 실시(사용)를 전제로 하는 것으로 특허권, 상표권 등의 권리를 대상으로 하고, 그 중 어느 “권리”에 대한 것인지에 따라 그 내용과 범위가 달라짐. 그런데 A사와 원고의 라이선스 계약은 특정 “제품”에 관한 라이선스임을 분명히 하고 있으므로, 제품을 대상으로 하는 권리에 대하여 독점적 통상실시권이라는 표현을 사용하는 것은 부적절함. 즉, 원고가 침해받았다는 독점적 통상실시권이 일반적인 의미의 독점적 통상실시권으로 특정 제품에 관한 특허권 등을 독점적으로 실시할 수 있는 권리를 말하는 것인지, 아니면 이와 성격이 다른 별개의 권리를 말하는 것인지 알기 어려움.
   

• 원고는 피고가 원고와의 계약 해지 이후 제품을 제조∙판매한 행위가 영업비밀 침해, 특허권의 전용실시권 침해, 디자인권의 전용실시권 침해, 상표권의 전용사용권 침해 등에 해당한다는 이유로 손해배상청구를 함에 있어, 손해배상액을 각 권리 별로 특정하지 않은 채 그 합산액 중 일부만을 청구하였는데, 이는 병합된 수개의 손해배상채권 별로 청구금액을 구체적으로 특정하지 않은 것이어서, 원심으로서는 석명권을 행사하여 이를 밝히도록 했어야 함에도 그러지 않았음.
   

• 피고가 원고와의 계약이 해지된 이후 생산한 제품은 원고의 상표권 전용사용권 외에 디자인권 전용실시권도 침해할 여지가 있음에도 원심은 상표권 전용사용권의 침해만을 근거로 손해배상액을 산정하였으므로, 원심 판결에는 법리오해 및 석명권 행사를 다하지 않은 위법이 있음. 
   

이와 같은 대법원 판결을 고려할 때, 제품에 관한 라이선스를 취득하는 경우, 라이선스의 대상이 되는 권리를 제품 자체에 대한 독점적인 제조·판매권으로 구성하기 보다는 라이선시가 보유하고 있는 지식재산권을 특정하여 개별 권리 별로 구분할 필요가 있고, 그러한 라이선스 권리를 침해하는 자를 상대로 법률상 권리를 행사할 때에는 라이선스에 포함된 각각의 권리 별로 침해 여부 및 손해배상액 등을 구별하여 주장할 필요가 있겠습니다.