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特許法院認為:原告在尚未通過具有公信力的機關確認其外觀設計專利權是否被侵權的情況下,斷定被告侵犯了涉案外觀設計專利權,並向製造侵權產品的被告和在電視購物節目中銷售該產品的被告的客戶等,發出了禁止製造和銷售該產品的警告函,由此導致電視購物節目被中止播放,基於以上事實,判定原告的行為構成非法行為(特許法院2018年10月26日宣告2017Na2424判決)。
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| 特许法院的判断
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| 1. 事實關係
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(1) 原告製造圓形真空罐子產品以及通過電視購物等銷售該產品,並具有兩件相關外觀設計專利權。2014年11月,原告向製造和通過電視購物等銷售圓形真空罐子產品的被告,發出了內容證明信函,稱“被告製造並銷售產品的行為、以及被告的客戶廣告或銷售被告產品的行為侵犯了原告的外觀設計專利權,並要求禁止對於產品的製造、銷售、廣告等一切行為。如果被告對此沒有採取相應措施的話,將會採取所有可行的民刑事措施”。不僅如此,原告還向通過電視購物等銷售被告產品的被告的若干家客戶(銷售商),發出了類似內容的內容證明信函。由此,被告的一些客戶決定中止銷售被告產品,直至原告與被告之間的糾紛結束,或者解除了與被告的供貨合同。之後,原告向被告發出了第二次內容證明信函,並向被告的其他客戶也發出了內容證明信函。
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(2) 原告向被告的客戶們發出了手機短信,表示被告產品侵犯了外觀設計專利權,或者直接訪問他們並出示了內容證明信函。
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(3) 2015年5月,被告對原告向韓國特許審判院提起了消極的權利範圍確認審判,請求確認被告產品沒有落入原告兩件外觀設計專利權中的其中一件的權利範圍內。2016年3月,支持該確認審判請求的決定(即被告產品沒有落入外觀設計專利權的權利範圍內)生效。
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(4) 2015年5月,被告對原告向韓國特許審判院提起了兩件外觀設計專利權的無效審判,並且2016年6月最終生效:一件為有效,另一件為無效。
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(5) 2015年6月,原告對被告以侵犯外觀設計專利權和違背反不正當競爭法為由提起了訴訟。作為反訴,被告以原告發出警告函的行為構成非法為由,提起了索賠訴訟。
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(6) 特許法院駁回了原告的訴訟請求,並部分支援了被告的反訴請求。
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| 2. 反訴判決內容
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發出涉案內容證明信函之類的警告函行為,旨在先於或者回避司法救濟而進行的具有自力救濟的性質,因此很可能破壞通過司法程式解決糾紛的法治主義理念,對此憂慮很大,也因此當發出警告函時,外觀設計專利權人應持謹慎態度。
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此外,當涉案侵權產品可能侵犯外觀設計專利權等的情況下,除其製造者外,對銷售、廣告涉案侵權產品的銷售商發出警告函等的時候,可能會導致損害製造者的商業信譽。因此,比起警告製造者,當警告製造者的客戶時,需要更加注意判斷是否構成侵權。
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原告未申請禁止製造、銷售被告產品的臨時禁令等司法救濟程式,而直接向被告和被告的客戶發出了兩次內容證明信函等。這些行為,被認為是超出了正當許可權範圍,故意或過失地妨礙了被告商業活動,具有違法性,可以合理地認定為屬於民法第750條所規定的非法行為,並且由於原告的非法行為而導致了被告銷售額的降低以及商業信譽的毀損等損害,原告有責任索賠被告所遭受的損害。
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| 點評
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在專利權被侵犯等智慧財產權糾紛的初期階段,發出警告函並不鮮見。發出警告函以後,侵權行為可能被中斷,通過協商可以不至於進入訴訟而早期解決糾紛,或者判斷對方的故意侵權與否時,能成為認定該故意的依據。
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在本案中,特許法院考慮到原告不僅向侵權產品的製造者,而且向其客戶發出了警告函,以及其他事實關係的情況下,做出了原告的行為構成非法的判決。此判決是下級法院(非大法院)做出的基於特定事實關係的判決,因此,關於發送警告函是否會構成非法行為的判斷基準的明確,需要進一步有待於法院判決的積累等。在實踐中,若需要發出警告函,針對預先考慮因素、發送警告函物件的選擇、警告函內容、發送方式等,有必要提前與法律專家進行商定。
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