Newszine | February 2016, Issue 1
	지식재산권
	특허무효 확정 이전에 라이선스계약 해지가 인정된 사례
	최근 서울고등법원은 국책연구기관인 A가 T사를 상대로 제기한 약 80억 원 상당의 선박 평형수 관련 기술료 지급청구 사건의 항소심에서 사실상 A에 대한 패소판결을 선고하였습니다(서울고등법원 2015. 11. 19. 선고 2014나54993 판결).
	T사는 A가 특허출원 중이던 선박 평형수 전해소독장치 관련 기술에 대해 A와 전용실시계약을 체결하고 2025년까지 전해모듈(선박 평형수 전해소독장치의 부품) 제조·판매로 발생하는 매출액의 3%를 기술료로 지급하기로 하였습니다. 그런데 A는 “전해모듈만으로 거래가 이루어지지 않는다는 이유로 선박 평형수 전해소독장치 전체의 매출액 중 전해모듈이 차지하는 금액이 아니라 전해소독장치 전체의 매출액을 기준으로 3%의 기술료를 지급해야 한다”고 요구하면서, T사를 상대로 항소심 변론종결 시까지 산정한 약 80억 원 상당의 기술료 지급을 청구하였습니다. A의 요구대로라면 T사는 80억 원 외에도 향후 계약이 종료되는 2025년까지 수백억 원의 기술료를 부담하여야 하는 상황이었습니다.
	T사는 먼저 전용실시권 등록을 포기한 후 A의 특허는 진보성이 없어 무효이고 또한 누구나 실시할 수 있는 자유기술이라는 이유를 들어 특허무효심판을 청구하였고, 특허심판원 및 특허법원은 A의 특허가 무효라고 판단하였습니다.
	하지만 A는 A와 T사 사이의 계약이 특허권에 대한 전용실시권 설정 계약이 아니라 계약문언과 달리 노하우 이전을 주된 목적으로 하는 계약이라고 주장하면서, 계약서 작성 당시 관여하였던 A측 담당자들을 증인으로 내세우고 노하우를 이전하였다는 방대한 자료를 제출하였습니다. 이에 따라 1심 법원은 A의 주장을 모두 인정하여 “특허가 무효가 되었더라도 2025년까지 선박 평형수 전해소독장치 전체 매출액의 3%를 기술료로 지급하라”는 판결을 내렸습니다. 이에 T사는 항소하여 “특허권에 관한 전용실시권을 설정하는 것이 전용실시계약의 진정한 목적이고 기술료를 전해모듈 제조·판매로 발생한 매출액의 3%로 한정하는 합의가 존재하였다”는 점을 주장하였습니다.
	서울고등법원은 T사의 주장을 받아들여 “A가 T사에게 특허 전용실시권을 설정하여 주고 이에 직접적으로 관련된 기술자료를 제공하는 것이 계약의 핵심적인 내용이며, 기술료는 전해모듈만의 매출액의 3%로 합의된 것이고 원가 산정 등 자료를 참고하면 전해모듈의 매출액이 차지하는 비율은 T사 매출액의 약 20%이다”라고 판시하였습니다.
	한편, T사는 A의 특허에 대해 무효심판을 제기하기 이전에 A의 특허가 무효임이 명백하다고 판단하여 A에게 전용실시계약 해지 통보를 하였습니다. 그런데 소송 진행 중에 대법원에서 “특허가 무효로 확정되더라도 무효가 확정된 그때부터 특허 실시계약이 이행불능 상태에 빠지게 된다고 보아야 한다”는 판결이 선고됨에 따라, 이 사건에서 T사가 언제까지의 기술료를 지급해야 하는지 여부가 쟁점이 되었습니다. 이에 대해서 서울고등법원은 특허무효가 확정되기 전이라도 계약 해지의 사유(특허가 무효로 될 것임이 명백해짐에 따라 계약에 현저한 사정변경이 발생한 경우)가 존재한다면 이를 통지한 시점까지만 계약 유효가 인정되어 해지 통지 이전에 발생된 기술료만을 지급하면 된다고 판단하였고, 이러한 판단에 따라 T사가 A에게 전용실시계약 해지를 통지하기 이전에 발생한 8억여 원에 대해서만 실시료 지급의무가 있다고 판시하였습니다.
	이 사건에서 김·장 법률사무소는 T사를 대리하여 승소판결을 이끌어냈습니다.
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