KIM&CHANG
IP-Newsletter | Frühjahr 2014
MARKEN, GESCHMACKSMUSTER & URHEBERRECHT
„N“ bedeutet neues Lebenfür nicht unterscheidungskräftige Teile
Sung Nam KIM, Alexandra BÉLEC
Der oberste Gerichtshof bestätigte in voller Besetzung, dass eine Marke, die einem eigentlich nicht unterscheidungskräftigen Teil einer eingetragenen Marke ähnelt, der nach Eintragung im koreanischen Markt eine zweite Bedeutung erlangt hat, in den Schutzumfang der eingetragenen Marke fällt (Az. 2011Hu3698, entschieden am 20. März 2014).
Der Sachverhalt: New Balance gegen Unistar
New Balance erlangte 1984 eine Eintragung für die folgende Bildmarke:

Ein Wettbewerber, Unistar, begann später, die Marke für Schuhwaren auf dem koreanischen Markt zu benutzen.
New Balance reichte daraufhin eine administrative Klage beim koreanischen IP-Tribunal ein, gerichtet auf Feststellung, dass die Benutzung der Unistarmarke auf Schuhwaren in den Schutzumfang der Markeneintragung von New Balance falle. Dieses Verfahren war nun in letzter Instanz vor dem obersten Gerichtshof anhängig.
In seiner Entscheidung stellte der oberste Gerichtshof fest, dass zu dem Zeitpunkt der Eintragung der Marke von New Balance, der -Teil als bloße Form eines Schuhs nicht unterscheidungskräftig war, und auch der -Teil für sich genommen noch nicht ausreichend unterscheidungskräftig gewesen war, um als Marke registriert zu werden. Jedoch erkannte der oberste Gerichtshof an, dass der -Teil infolge der extensiven Benutzung des -Teils durch New Balance auf seinen Produkten Anfang 2009 eine Zweitbedeutung erlangt habe. Da er ferner den -Teil von Unistars Marke und den -Teil der eingetragenen Marke von New Balance für ähnlich befand, schloss der oberste Gerichtshof, dass Unistars Marke unter den Schutzumfang der Eintragung von New Balance falle.
So stellte der oberste Gerichtshof den Grundsatz auf, dass eine eingetragene Marke oder ein Teil einer eingetragenen Marke, selbst wenn er/sie zum Eintragungszeitpunkt schwache oder keine Unterscheidungskraft besitzt, später aufgrund Benutzung als Teil oder insgesamt Unterscheidungskraft erlangen kann, was in einem späteren administrativen Schutzumfangsbestätigungsverfahren zu berücksichtigen ist.
Wesentliche Änderungen der koreanischen Praxis
Der oberste Gerichtshof bestätigte, dass dieses Urteil eine wesentliche Änderung seiner Rechtsprechung darstellt, indem er in dem Urteil vermerkte, dass er mit dieser Entscheidung von seiner früheren Entscheidung aus dem Jahre 2007 in dem A6-Fall (Az. 2005Hu728, entschieden am 13. Dezember 2007) abweicht. In dieser früheren Entscheidung hatte der oberste Gerichtshof geurteilt, dass die -Marke nicht unter den Schutzumfang der -Marke falle, zumal der A6-Teil der letztgenannten Marke zum Zeitpunkt der Eintragungsbewilligung nicht unterscheidungskräftig gewesen war. Das Gericht war zu diesem Schluss gekommen, obwohl der A6-Teil der eingetragenen Marke nachträglich im Markt eine Zweitbedeutung erlangt hatte.
Diese wesentliche Änderung in der koreanischen Praxis erweitert den Schutzumfang für Inhaber eingetragener Marken, die einen ursprünglich nicht unterscheidungskräftigen Teil enthalten, erheblich, denn die Benutzung solcher Marken durch die Inhaber kann nun auch für solche ursprünglich nicht unterscheidungskräftigen Teile zu einer schutzfähigen Zweitbedeutung führen.
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