KIM&CHANG
IP-Newsletter | Frühjahr 2014
PATENTE
Historisches Urteil auf 6 Millionen USD für Diensterfindungen in Berufung bestätigt
Mikyung CHOE, Jack Eui-Hwan JUNG
Am 6. Februar 2014 bestätigte das Oberlandesgericht Seoul das Urteil des Zentralen Landgerichts Seoul auf 10% der Lizenzeinnahmen von Samsung Electronics („Samsung“) aufgrund von Diensterfindungen eines ehemaligen Samsung Mitarbeiters. Keine der Parteien legte weitere Rechtsmittel ein. Damit ist die Entscheidung nun endgültig.
Der ehemalige Mitarbeiter (Kläger) führte während seiner 4-jährigen Beschäftigung von 1991 bis 1995 bei Samsung (Beklagte) Forschungen im Bereich HDTV-Signalverarbeitung durch. Während dieser Zeit konzentrierten sich die Anstrengungen des Mitarbeiters auf Bildkomprimierungstechnologie, die eng im Zusammenhang mit der Entwicklung von HDTV stand, und ersann eine Reihe schöpferischer Erfindungen im Bereich der Bildkomprimierung. Alle Erfindungen wurden unter dem Namen Samsung patentiert und fast alle wurden als MPEG-Standards aufgenommen. Nach seinem Ausscheiden bei Samsung erhielt der Mitarbeiter von dem Unternehmen etwa 220.000 USD als Vergütung für seine Diensterfindungen. Im Jahre 2010 reichte der Mitarbeiter jedoch Klage gegen Samsung ein auf Zahlung einer angemessenen Vergütung, und berief sich darauf, dass Samsung enorm von den Lizenzgebühren aufgrund seiner Erfindungen, die als internationale Standards aufgenommen wurden, profitiere.
In erster Instanz hatte das Zentrale Landgericht Seoul in 2012 dem Mitarbeiter etwa 6 Millionen USD als angemessene Vergütung für Samsungs Lizenzerträge bis 31. Dezember 2007 zugesprochen. Dies zusätzlich zu den ursprünglich von Samsung gezahlten 220.000 USD (Zentrales Landgericht Seoul, Az. 2010 KaHap 41527, Urteil vom 11. November 2012). In der Entscheidung stellte das Landgericht fest, das Samsung etwa 62,6 Millionen an Lizenzgebühren für die Erfindungen des Mitarbeiters eingenommen hatte und errechnete eine Vergütung von etwa 6 Millionen USD. Dies entsprach etwa 10% der Lizenzeinnahmen die Samsung erhalten hatte. Bemerkenswert ist, dass das Landgericht Samsungs Argumentation zurückwies, (a) der Mitarbeiter habe durch Annahme der 220.000 USD auf sein Recht, eine weitere Vergütung zu verlangen, verzichtet und (b) die Verjährung für die Vergütungsforderung eingetreten sei.
Besonders bemerkenswerte Aspekte dieses Falls sind die Höhe der zugesprochenen Vergütung für die Diensterfindungen und die von dem Oberlandesgericht angesetzte Erfindervergütungsquote. Konkret bestätigte das Oberlandesgericht bei seinem Zuspruch von Vergütung für die von Samsung ab 1. Januar 2008 bis zum Ablauf der Patente eingenommenen Lizenzgebühren (genauer Betrag nicht veröffentlicht) die vom Landgericht angesetzten 10% als angemessen, ohne dabei auf Details einzugehen, wie es auf diese Quote kam. Das Landgericht war zuvor aufgrund folgender Faktoren zu der 10%-Quote gelangt.
Die aufgrund der in den MPEG-Standardpool eingeflossenen Diensterfindungen erhaltenen Lizenzgebühren entsprachen Samsungs Gewinnen
Der Mitarbeiter hatte bereits vor seiner Beschäftigung bei Samsung erhebliche theoretische Forschungen durchgeführt und verfügte über praktische Erfahrungen im Hinblick auf die den Patenten zugrundeliegende Technologie
Die Patente waren aufgrund der Kreativität des Mitarbeiters entwickelt worden
Aus Samsung-Perspektive wurden aus dem Mehrwert (der der Aufnahme der Erfindungen des Mitarbeiters als internationale Standards zuzurechnen ist) erhebliche Erträge erwirtschaftet
Samsungs damals gültige Vergütungsrichtlinien sahen vor, dass die Vergütung für den Erfinder 10% der Lizenzeinnahmen betragen, wenn ein einschlägige Lizenzeinnahmen über 5 Milliarden koreanische Won (etwa 5 Millionen USD) betragen.
Angesichts der zugesprochenen Höhe ist Unternehmen zu raten, ihre Diensterfindungsvergütungsregelungen zu prüfen, um das Risiko von Erfindungsvergütungsverbindlichkeiten und künftigen Rechtsstreitigkeiten zu reduzieren.
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