김·장 법률사무소 지식재산권 그룹은 모발 탈색 방법 특허에 대한 특허취소신청 사건에서 신청자를 대리하여 원심의 판단을 유지하여 이 사건 특허가 무효임을 확정하는 특허법원의 판단을 이끌어냈습니다.

이 사건 특허는 모발 탈색 시 알칼리성 과산화수소 등의 사용으로 모발의 손상이 발생하는 것을 방지하기 위해 말레산을 첨가하여 모발 손상을 방지하는 방법에 관한 것으로, 이보다 앞서 공지된 선행문헌에서 말레산이 첨가된 모발 염색 제형이 개시되었는데, 선행문헌의 염색 제형 기술이 탈색 기술 분야에도 용이하게 적용될 수 있는지 여부가 문제되었습니다.

특허취소제도는 특허권 등록공고 후 6개월 이내에 신규성 또는 진보성 등의 사유를 들어 특허심판원에 특허 등록 취소를 신청할 수 있는 제도로서, 특허취소신청은 이해관계인이 아니어도 누구라도(익명으로도) 신청이 가능합니다.

특허심판원에서는 심사단계에서 인용되지 않았던 선행문헌에 의해 이 사건 특허의 진보성이 부정된다는 결정을 내렸고, 특허권자는 위 결정에 불복하여 특허법원에 소를 제기하였습니다. 본 특허법원 사건은 특허심판원의 결정에 대한 불복 사건이므로 특허권자가 원고가 되고 특허청장이 피고가 되었으며, 저희 사무소는 피고측 보조참가인인 취소신청인을 대리하였습니다.

이 사건의 모발 탈색 방법 특허는 세계 각국에서 관련 침해 및 무효 소송이 진행 중이거나 완료된 건으로, 저희 사무소는 이 사건 특허와 선행문헌 자체의 기술적 과제, 해결 원리 등이 유사한 점 등 이 사건 특허와 선행문헌의 해석 자체에 보다 집중하여, 통상의 기술자가 선행문헌으로부터 이 사건 특허를 용이하게 도출할 수 있다고 주장하였고, 특허법원은 이러한 점을 받아들여 이 사건 특허 등록을 취소하는 특허심판원의 결정을 확정하였습니다.

김·장 법률사무소는 특허법원 단계에서 보조참가인으로서 특허청장(소송수행자)과 긴밀히 협조하여 특허권자의 주장에 대해 성공적인 반박 전략을 수립하여 이 사건에서 승소할 수 있었습니다.