김·장 법률사무소는 SK-II 화장품 브랜드를 보유한 프록터 앤드 갬블("P&G")를 대리하여 '의료업' 등을 지정상품으로 등록된 "피테라레이저" 상표에 대하여 청구한 무효심판 사건에서 승소 판결을 이끌어냈고, 해당 판결은 확정되었습니다. 

SK-II 화장품 브랜드의 "피테라(혹은 PITERA)"는 SK-II의 여러가지 제품에 포함된 효모발효대사액 성분의 명칭이자 해당 화장품 제품들에 사용되는 상표인데, 이번 판결은 이러한 "피테라(PITERA)" 상표의 국내 주지성을 최초로 인정하였을 뿐만 아니라, 화장품과 동종 영업이 아닌 '의료업, 건강진단업, 병원업(치과업 제외), 병의원업(치과업 제외), 내과업, 소아과업, 외과업, 비만클리닉업'에 모방하여 출원/등록한 유사한 상표의 경우에도 무효가 되어야 한다고 설시하였다는 점에서 큰 의의가 있습니다.

P&G의 "SK-II" 상표는 이미 특허심판원 및 특허청에서 국내외의 수요자들에게 널리 알려진 상표로 수 차례 인정받아온 명백한 국내 주지 상표입니다. 그런데, 이 사건에서 특허심판원은 "피테라(PITERA)" 상표가 "SK-II" 상표와 병기하여 기사에 일부 언급된 사실은 인정되나 "피테라(PITERA)" 상표만이 개별적으로 사용된 광고비 내역 등과 같이 객관적, 구체적인 자료가 없으므로 그 국내외에서의 주지성을 인정할 수 없다고 판단하였습니다. 

따라서, 저희 사무소는 특허법원 단계에서 "피테라(PITERA)" 상표가 "SK-II 피테라", "SK-II PITERA"와 같이 대부분 "SK-II"와 함께 사용/표시되었으므로, 주지성을 이미 인정받은 SK-II 상표와 함께 사용되어 온 내역(SK-II 제품의 매출액, 광고비, 언론보도, 광고/홍보 내역 등)이 적극적으로 고려되어야 하고, SK-II 브랜드의 주지성은 "피테라(PITERA)" 상표에도 그대로 화체되어 있다고 볼 수 있어 그 단독으로도 주지성이 인정될 수 있다는 점을 강조하였습니다. 또한, "피테라(PITERA)" 상표의 사용상품과 "피테라레이저" 등록상표의 지정서비스업인 의료업 등이 용도 및 수요자의 범위가 공통되고, 일부 의원에서 미용 목적의 진료를 하기도 한다는 점, 화장품과 유사한 서비스업인 피부과업 등이 의료업 등에 포함된다는 점 등을 강조하여 양 제품의 경제적 견련관계가 있다는 점도 주장하였습니다. 

그 결과, 특허법원은 저희 사무소의 주장을 그대로 받아들여, "피테라레이저" 등록상표는 선사용된 주지한 "피테라(PITERA)" 상표와의 관계에 있어서 (1) 일반 수요자로 하여금 상품 출처의 오인, 혼동을 일으켜 수요자를 기만한 염려가 있고 (2) 부정한 목적으로 선사용상표를 모방한 상표이므로 구 상표법 제7조제1항제11호 및 제12호에 해당하여 무효가 되어야 한다는 판결을 내렸습니다.

이번 판결을 통해, P&G는 "피테라(PITERA)" 상표에 대한 높은 브랜드 가치를 확인 받았으며, 향후 보다 용이하게 모방상표에 대응할 수 있을 것으로 생각됩니다.