我們從韓國特許法學會評定的2017年主要判決中挑選了如下三個判決進行介紹。
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(1) 用法用量發明的效果與創造性判斷 (最高法院 2014Hu2702 判決)
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涉案專利涉及一種用于全身經皮給藥技術的藥品組合物,並且也提供了一種與經皮給藥的給藥方法相關的醫藥用途發明。對比文件中的技術方案雖然披露了與涉案專利類似的化合物,但沒有記載與經皮吸收相關的效果。因此,此案的爭議在于:涉案專利的技術方案與對比文件相比是否具有創造性。
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最高法院認爲:沒有依據可以認爲所屬領域的技術人員通過一般性的努力,就能夠在對涉案專利的藥品組合物尋求適當的投藥方法和投藥用量的過程中容易發現經皮給藥的用途。因此,鑒于專利申請當時的技術水平或者公知技術等,涉案專利的經皮給藥用途可以認定爲具有所屬領域的技術人員不能容易預測到的特殊效果,從而涉案專利具有創造性。該判決的意義在于,初次揭示了醫藥用途發明的創造性判斷基准。
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(2) 多個實體參與的專利實施和專利權侵犯行爲 (首爾高等法院 2015La20296 判決)
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責任方E生産涉案專利的a和b産品後,將其提供給責任方D;責任方D通過L向AH、AL委托生産了涉案專利的c和d産品。本案的爭議焦點在于:在責任方D只在韓國外而不在韓國內銷售a、b、c和d産品的情況下,是否認爲責任方D在韓國內生産了涉案專利的a、b、c和d産品。
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首先,首爾高等法院確認了審理此案的判斷基准,就是即使多個實體分工實施同一專利的部分構成要素,i)在多個實體中若一個實體管控其他實體的執行,並且因該執行而取得商業利益的話,則管控其他實體並從中取得商業利益的該一個實體被視爲單獨侵犯了專利權,ii)若多個實體各自知曉其他實體的實施行爲並有意利用之,也就是說,多個實體有意相互利用其他實體的實施行爲來共同實施專利,則視爲該多個實體共同侵犯了專利權。從而,首爾高等法院判決:此案中,由于責任方D對責任方E等生産涉案專利的a、b、c和d産品進行了管控,並將産品出口而得到商業利益,因此應當視爲責任方D生産了涉案專利的a、b、c和d産品。
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過去,韓國法院沒有具體規定涉及多個實體實施侵權行爲問題的法理。因此,本判決的意義在于明確了:i)可適用管控論來認定某一單一實體的單獨侵權,或ii)若認定有客觀合作(分工實施專利的全部構成要素)和主觀合作(知曉其他實體的實施行爲並有意利用之),則可判爲共同侵權。
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變更對比文件的結合關系,是否能成爲新的駁回理由? (特許法院2016He7695判決)
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在審查和駁回決定不服審判階段,特許廳認爲對比文件1披露了本申請的構成要素1、2、4,對比文件2披露了本申請的構成要素3,結合對比文件1和2能夠否定本申請的創造性。另一方面,在對審判決定的不服訴訟中,特許廳主張對比文件1披露了本申請的構成要素4,對比文件2披露了本申請的構成要素1、2、3,結合對比文件1和2能夠否定本申請的創造性。在此情況下,爭議焦點爲:在對審判決定的不服訴訟中的上述主張是否能成爲新的駁回理由。
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首先,特許法院確認了,當特許廳在訴訟程序中提出與創造性相關的新的駁回理由(新的駁回理由的存在可爲申請人提供再次進行意見陳述和修改的機會)的時候,如果要認定其與在審查或審判過程中所提出的駁回理由相一致,則要滿足如下條件:對比文件相同;用對比文件判斷本申請創造性時的必要前提事實、作爲判斷要點的構成要素、判斷內容的主要部分一致;爲克服駁回理由,預計申請人能做出相同的意見陳述或修改。然後,特許法院判定:在此案中難以期待申請人在審查和審判過程中,進一步考慮到本申請的創造性可能被對比文件1(對應于本申請的構成要素4)和對比文件2(對應于本申請的構成要素1、2、3)的結合來否定的情況而作出意見陳述或修改。
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此判決明確地指出了即使在審查、審判、和訴訟程序中幾個對比文件相同,若爲否定創造性而結合對比文件的方式在各程序互不相同,則也屬于新的駁回理由。
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